序


　　1993 年 11 月至 1994 年 6 月，我作为中美法律教育交流项目的再访学者， 赴美国著名的乔治·华盛顿大学法学院知识产权研究中心进修比较与国际知 识产权法（Cotnp。＆Inte.IP.）。在选修有关课程的同时，经美方安排，我 有机会去美国联邦巡回上诉法院（cAFc）访问和在全美最大的切识产权律师 事务所之一（FHFG＆D）实习，并较广泛地接触了美国知识产权法界的人士。 回国后，我为复旦大学法律系国际经济法专业的研究生开设了比较与国际知 识产权法课程，主要是研读、分析美国专利法判例。本书就是我在美进修及 回国后授课的初步结果。
　　本书的 28 个判例均选自美国的联邦法律文件《美国判例汇编》、《联邦 判例汇编》等。美国版权法（1976 年）第 105 节规定“根据本法，版权保护
不 适 用 于 美 国 政 府 的 任 何 作 品 （ any ， workoftheUnitedStatesGovernment），??”其中包括联邦法院的判例。 本书的分析是我对上述 28 个判例以及相关的大量判例进行初步研究，并 参阅有关文献（详见主要参考文献目录）后作出的。对于所引文献的作者，
在此一并表示衷心的谢意。 本书的译名基本上以《英语姓名译名手册》（第二次修订本， 新华通讯
社译名资料组编，商务印书馆 1985 年版）为准；科技术语的译法主要多阅了
《英汉大词典》（主编/陆谷孙，上海译文出版社 1993 年 8 月第 1 版）和《简 明英汉科技词典》（商务印书馆 1983 年修订版）。同时，我还参阅了 Merrian Webster’s CollegiateDictionary （tenth edition 1994）等英文工具 书。
为了便于我国读者较全面地了解美国专利法判例形式，本书选析的判例
基本保留了原来的面貌。个别判例所加的小标题以[]区别。美国的判例法， 尤其是联邦最高法院和上诉法院的判例包含了许多对国会立法的解析
（construction），或解释（interpreta-tion）。读来可谓“回味无穷”。
不过，自然比不上阅读文学作品那样引人入胜。 对于初次学习美国专利法的读者，建议先看分析，然后阅读判例，或许
效果更好。
　　本书写作受惠于中美法律教育交流项目与 Finnegan，Hen-derson， Farabow，Gatrett＆Dunner 的慷慨资助；复旦大学为我赴美进修和回国授课 与写作创造了良好的条件；美国乔治·华盛顿大学法学院知识产权研究中心 主任哈罗德 C.威格纳（Haroldc. wegner）教授和华盛顿特区律师协会知识 产权分会主席戴维德 W.希尔（David W. Hill）先生等许多美国朋友给予 我非常热情的帮助。
　　需要特别说明的是：复旦大学法律系的下列研究生参与了本书部分判例 的翻译工作：王钊（判例 8、26、28），严嘉（判例 3），沈一鸣（判例 23）， 戴俊（判例 27）。他们令人满意的英语和专业水平有助于本书写作在较短时 间里得以完成。
　　同时，包括上述学生在内的，复旦大学法律系 94 级国际经济法专业研究 生和部分外国法制史专业研究生及留学生，与我一起在课堂上共同研究美国 专利法判例，指出了我的书稿中许多不当之处。他（她）们是本书第一批认 真的读者。
　　
　　最后，我的妻、儿及其他家人为我出国进修和回国后全力以赴投入教学 科研，承受了一般家庭所没有的重负。没有这最为宝贵的支持，本书写作会 寸步难行。
　　我原打算化二至三年的时间写本介绍美国专利法的书。去年 10 月间，我 应中国政法大学出版社第一编辑室主任丁小宣先生之约，编写本书；没有贵 出版社，尤其是小宣君不遗余力的相助，本书难以面世。
　　在拙著付梓之际，我向所有帮助过本书写作的人，谨致崇高的敬意和深 深的谢意。
张乃根
1995 年 4 月 27 日 于复旦园

美国专利法判例选析

第一章美国专利法概述

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.美国宪法与专利立法

判例 1.伯杰案
（美国关税与专利上诉法院， 1979 年） 联邦判例汇编第二辑第 596 卷第 952 页
【里奇法官】上诉人不服美国专利与商标局复审委员会根据美国法典标
题 35 第 141 节作出的不授予专利权的裁决。本怯院撤消该裁决。 由于以下详述的情况，本法院再度受理这两起案件。自本法院第一次判
决后，美国最高法院已审核这两起案件，并且未作判决而将案件退至本法院。
　　[这些案件]涉及美国法典标题 35 第 101 节的解析与适用，特别是该节中 “产品”、“合成物”的词义，第 101 节如下：
　　任何人发明或发现任何新颖和实用的工序、机械、产品，或合成物，或 任何上述各项新颖的和实用的改进，符合本法规定之条件与要求，均可取得 专利权。
　　美国专利与商标局在这两起案件中没有提出关于发明的任何方面，或关 于符合“本节之条件和要求”的问题。这些条件和要求是指标题 35 关于可取 得专利权的基本要求，即，实用性，新颖性和非显而易见性（美国法典标题
35 第 101， 102 和 103 节），或任何其他法定条件或要求，如充分披露（美
国法典标题 35 第 112 节第一款），唯一的问题是，某项发明是否因它是“活 体”则不属于根据第 101 节规定可取得专利权的主要范畴，抑或，依法可取 得专利权。
宪法




众所周知，授权国会建立专利制度的宪法条款是第一条第八节第八款和
第十八款：
　　[国会有权]??[8]，通过保障作者和发明人对其作品和发明的有期限的 排他权，促进科学和实用技艺的进步；??[和] [18]制定一切必要的和适当 的法律，以行使上述权力。??
　　研究该条款及其来源和发展史的学者们不止一次地指出，这实际上是在 同一条款内规定了两项授权：其一，建立版权制度；其二，建立专利制度。 参阅卢茨，专利和科学：宪法专利条款的澄清，乔治·华盛顿大学法学评论
第 18 卷（1949）第 50 页，他们的结论是：宪法规定授予发明者对其发明的 专利权，旨在促进“实用技艺”而不是科学的进步，在通过 1952 年专利法时， 国会两院以如下同样的措词阐述了对该宪法条款的解释：
　　历史背景和几经斟酌的解释以及当时而不是现在的习惯用语都表明，该 宪法条款确实是将两项规定合并了。第一项规定是通过保障作者对其作品有 期限的排他权，促进科学的进步。此间，“科学”一词包含的一般知识的意 义，如今依然是该词意义之一。另一项规定是国会有权通过保障发明人对其 发明有期限的排他权，”促进实用技艺的进步，第一个专利法和以后所有的 专利法均冠以“促进实用技艺之法”。
[众院报告，第 1923 期，第 82 届国会第 2 次会议（1952 年）第 4 页；
参院报告，第 1979 期，第 82 届国会第 2 次会议（1952 年）第 3 页。] 可见，该宪法条款在制定时既没有给予，也没有保护发明人（或作者）
的任何权利，也没有确定有关个人发明的可取得专利权的标准；它仅仅授权
国会制定有关法律，保障发明人享有未明确的“有限”时间内“排他权”， 明确地旨在促进实用技艺的进步。我们早已指出，如今与宪法制定者们采用 的“实用技艺”这一术语等同的是“技术工艺”。
我们现在转而考虑，国会是如何行使宪法赋予它的权力。
专利法规的解析


我们将法规内容与其宪法宗旨联系起来加以考虑的理由是，[在本案中]
我们已根据指令，要以[帕克诉]弗卢克[美国判例
·至少在 1852 年最高法院对布罗默诉麦奎瓦（美国判例汇编第 55 卷第
539 页）作出判决之前，“排他权”这一术语在早期实施专利法的过程中曾 经引起许多混淆不清的看法。该判决指出（第 548 页）：“专利授予的特许 综合地存在于排斥其他任何人未经专利人许可不准制造、利用、销售已获专 利的东西这一权利之中，这就是他根据专利所获权利的全部含义。”然而， 直至 1952 年专利法将原专利法第 4884 节的专利授予表述为“制造、利用、 销售发明的排他权??”这一短语之前，似是而非的认识并没有完全被消除， 专利授予从来不具有与专利人制造、利用、销售权相关的任何东西，因此 1952 年专利法明确了专利权，以同布罗默诉麦查瓦一致。见美国法典标题 35 第
154 节。汇编第 437 卷第 548 页，美国专利周刊第 198 卷第 193 页（1978 年）] 的精神，回顾本法院以前的判例，我们在弗卢克案中发现一个令人遗憾和似 乎无意的，但却是清清楚楚的混淆，即将在概念上不相关的各法律规定混为 一谈。具体他说，就是混淆了第 101 节中规定的可能符合取得专利权的条件 的发明范畴，与在法定范畴内依法对可取得专利权之发明所要求的条件，尤 其是第 103 节的非显而易见性条件。
在 1952 年专利法之前，“发明”（注：名词）、“发明的”和“发明”
（注：动词）这些同都包含与可取得专利权的概念相关的、清晰的法律内涵， 而在最近 25 年里，这些词却没有如此含义。因此，在 1952 年之前，这些词 往往被法院当作可取得专利权的条件来使用。我们必须倍加小心地对待以前 有关判例中的表述，以免其法律推理中使用的术语与现行法规中修改过的术 语发生冲突；“差之毫厘，谬以千里”，稍不留意，就会导致错误的法律结 论。
在 1952 年专利法中，第 103 节这一新规定，即，非显而易见性的要求，
替代了包含可取得专利权的条件意义的“发明”这一旧术语。格雷俄姆诉约 翰·迪尔公司[美国判例汇编第 383 卷第 1、6 页（1966 年）。注：详见本书 判例 14]认可了非显而易见性的规定并予以充分的解释。该判例第四部分以 “1952 年专利法”为题，引用了构成可取得专利权的条件之关键性法律条 款，该判例指出，有三项明确的条件：新颖性、实用性和非显而易见性。这 是对的，但是还有第四项条件，即本案所涉及的条件，这也是弗卢克案涉及 的唯一条件。
　　1874 年修正法规包括了先前主要的专利法规。1952 年专利法将这些法规 加以修改并予法典化。1874 年将 1790 年第一个专利法以及往后所有修正法 规中大多数关于可取得专利权的条件，统统都集中于第 4886 节。1952 年专 利法将这些条件依照其逻辑成 份，分节规定，并增加了非显而易见性的 要求，而此前，只有法院的判例设置了非显而易见性要求。以泾渭分明的表 述代替不同立法的“大杂烩”这一试图，最终导致了新的美国法典标题 35， 即，美国专利法。该法主要有三篇，第一篇是美国专利与商标局的设立和组 织。第二篇，即本案所涉及的部分，包括发明的可取得专利权之条件和专利 权的授予。第三篇关于专利证书的颁发和对专利证书所确认的权利保护。
　　与本案有关的所有成文法规定均可在第二篇首章，即第 10 章（共 5 节） 的前四节中发现。这四节是：
　　
第 100 节定义；
第 102 节可取得专利权的发明[如符合条件]；
第 102 节可取得专利权的条件——新颖性和取得专利的权利丧失：
第 103 节可取得专利权的条件——非显而易见性的主题。 更严格他说，如同弗户克案，本案仅仅涉及第 101 节。打个比方，上述
法律规定所要达到的最终目的是以不同的钥匙去依次打开第 101、102 和 103 节这三道大门。这后二道大门是通过确保不授予某些专利权来维护公益，因 为不这样做，将剥夺公众已有利益（授予专利权的主题已被公众所知，而不 论其是杏在实际使用中），或由于众所周知产生的显而易见性而可能享有的 利益。
　　作为一类人，可取得专利权的发明人是填补已知、显而易见性与促进实 用技艺或技术发展的未知、非显而易见性之间鸿沟的人。
　　在通向取得专利权的坎坷小径上必须打开的第一道大门是第 101 节（业 经第 100 节的定义而扩大）。向第一道大门挺进的人是发明人，不论其发明 是否可取得专利权，应该强调，这个人总归是一个发明人；身力发明人可视 作初步的法律条件，因为如果这个人根本没有发明什么东西，或者他所知的 东西是他人早已发明的，他压恨儿就没有权利接近这道大门，因此，第 101 节开始用了“无论谁发明或发现”的词语，而且自 1790 年以来的所有专利法 规实质上都是如此。然而，身为发明人或已有发明，并不能保证畅通无阻， 甚至难以确保打开第一道大门，能通过这道大门的究竟是什么种类发明或发 现呢？在处理种类的问题时，为了区别于可取得专利权的定性条件规定，第
101 节的规定是广义的和一般的；其用语是：“任何??工序、机械、产品，
或合成物，或任何??上述之改进。”第 100 节（b）进一步将“工序”扩展 为囊括“工艺或方法，和??已知工序、机械。产品、合成物、或物质的新 利用。”如果某发明经过发明人在其权利要求中限定（符合第 112 节第二款 之规定）后，属于任何明文规定的范畴之一，他便可以跨进第一道大门，迈 向第二道大门，即第 102 节；此节标以“新颖性和取得专利的权利丧失”， 尽管第 101 节中有“新颖和实用的”字眼，但是根据该节之规定并不审查某 发明的新颖性，因为这不是法定意图或早已确立的执法实践。
第 101 节表述了三项要求：新颖性，实用性和法定主题。这三项要求是
分离的和不同的，这早已成为共识。有关专利法的教科书都一致地分章分题 处理这些要求。因此，某特定的发明是否新颖和实用，与某发明是否属于法 定主题的范畴之一，完全是分开的两个问题。在第 101 节表述的三项要求中， 只有实用性和法定主题这两项属于该节的适用范因。正如我们将要说明的，
在 1952 年，国会声明它要通过第 102 节考虑发明的新颖性，这一节首次明确 了“新颖性”的法定意义，尽管第 101 节先提出这个要求。
在国会通过第 101 节时，附加如下修订者的注释：
　　现行法规[修正法规第 4886 节]的相应节被分成两节，其中，第 101 节与 可能取得专利的主题有关[“隶属本标题之条件与要求”]，第 102 节对法定 的新颖性下定义并表述可取得专利权的其他条件。
　　第 101 节规定可取得专利权的主题为“隶属本标题之条件与要求”，据 此可能取得专利的诸条件如下，第 102 节规定与新颖性相关的条件。
　　某人可能已“发明了”某机械或某产品，这包括任何在太阳底下的人造 之物，但是，根据第 101 节规定符合主题的发明并不必然是可取得专利权的，
　　
除非它符合本标题之条件。
　　第 102 节分（a）、（b）、（c）款重复了现行法规有关新颖性的诸条件。 然后，正如我们所见，第二道大门是第 102 节，为了跨过此道门槛，发 明人的权利要求是否新颖，将受到审查。该节第一次要求在审查程序中比较
现有技术，而在进入比较之前，不涉及现有技术。
　　第 102 节还包括“权利丧失”题义中的其他条件，本案在此不必考虑。 某项发明也许在法定范畴之内但因不具备新颖性而不能取得专利权，或者可 能具备了新颖性但却因必须符合另一个要求而依然不能取得专利权。自 1850 年霍奇基斯诉格林伍德案判决以来，这始终是一个法律上的条件，并在本世 纪被确定为“对发明的要求”，见格雷俄姆诉约翰·迪尔公司判例。
　　根据 1952 年专利法，在制定时考虑到对“发明”之要求的第 103 节是第 三道大门，我们不必详细地分析这一要求，因为这与本上诉案无关，而且弗 卢克案也与之无关。只要提及以上所引参众两院的报告——来自国会的“信 号”——就足以说明第三个要求。由此可以再次看到，企求专利权并经权利 要求限定的发明必须与现有技术比较。众议院报告第 1923 期（同上）第 7 页如是说：
　　第 103 节在我们的专利立法史上第一次规定了在判例法中已存续一百多 年的一个条件。某项已做出的发明，在同样东西以前未被做出[或已知]的意 义上具备新颖性，仍有可能因为新颖的东西与先前已知的东西之间差别，还 不足大到必须授予专利的程度，结果不能取得专利权。许多法院的判例和有 关论著从多方面表述了这个条件，第 103 节以该标题[可取得专利权的条件； 非显而易见性主题]表述了这一条件，它所指的要求专利权的主题与现有技术 的差别，就是指在第 102 节中所规定的先前已知的东西，如果差别呈现如此 状态：[在该发明做出] 之时，对于该技艺领域里[一般]人员而言，该主题总 体上因已显而易见，就不能被授予专利权。
如果某发明人掌握打开这三道大门的三把不同钥匙，他的发明（在此假
定为“实用的”）便具备了可取得专利权的条件，否则，缺一不可；但是， 作为发明人，他还必须满足专利申请的准备和审查中的其他法定条件，对此 我们不加考虑，因为上诉人递交给美国专利和商标局的材料或在申请审查中 的行为均无可挑剔，应提醒注意的是，作为一个发明人和已经做出一项发明， 并不会由于未满足一个或多个可取得专利权的条件这个事实而改变。多年 来，本法院以发明不符合专利要求而驳回了大多数上诉至此的发明人，可是， 这些发明依然是发明。根据 1952 年专利法来解决问题，再也不必考虑像“发 明的申请”和“发明的概念”这种术语了，尽管在上世纪和本世纪上半叶， 判例中普遍地使用这种术语。
　　本法院不无遗憾地注意到，由执行局长帕克的总法律顾问递交的帕克诉 弗卢克案（如最高法院指出的，该案“完全是对第 101 节进行适当解释的问 题”）诉状错误百出，而且明显地将第 101 节的法定范畴要求与“发明”存 在的要求混为一谈。诉状以论证第 101 节开头用词“任何人发明或发现”为 基础，从而将讨论故意纳入第 101 节关于可取得专利权意义上的“发明”要 求。当仅仅就 101 节而言时，除了实用性之外，唯一的问题是，某发明是否 属于明文规定的范畴，而不是它可否取得专利权。划属范畴不涉及新颖性或 非显而易见性的因素，这两个因素仅仅涉及与现有技术的比较，或者说，仅 仅涉及研究某发明的所有或一部分是不是或假定是不是现有技术或者在公用
　　
领域里。根据第 101 节决定法定主题与现有技术无关。某发明可以是法定的 主题和百分之百的过时或显而易见，这就是我们对法规的理解，并且据此展 开对这些上诉的进一步考虑。
　　本案的问题依然是；在国会所考虑的种类内，经过权利要求限定的发明， 如被证明具有法规中使用的新颖性、实用性和非显而易见性的意义，可否取 得专利权。为了更好地理解目前的上诉所提出的焦点，我们应指出一个进一 步的问题。普通意义上的“发明”也许在专利法意义上会有多方面的含义。 从技术上说，它也许实际上是所有与某发明人对某技术工艺所做出的同一贡 献密切相关的发明之总和。与伯杰和查克热巴提（注：查克热巴提案，详见 本书判例 7）的发明有关的情况说明了这一点。当情况如此时，申请人便处 于这种地位，即在其权利要求中限定其可能属于不同的第 101 节范畴的发明
（对寻求保护的领域作出技术性的法律限定，而不是发明的各种说明）。比 如，某发明人可能以某新工序生产了某新产品并投入新的使用，因而该发明 有可能被定义为，或者作为某产品或某合成物，作为制造产品的工序和作为 以新方法利用某产品的工序而提出权利要求。美国专利与商标局有各种程 序，该局根据这些程序可能，或可能不允许将不同种类的权利要求归人同一 专利申请里进行审查。在本上诉案的两例发明中，每个申请都包括不同种类 的（工序的和产品的）权利要求。在两起申请中，工序的权利要求均被同意
——单独“通过”——而只有产品的权利要求被否决并列入上诉：但是，从
广义上和发明人的贡献来考虑，每起申请中的所有权利要求都与同一发明相 关。
在专利法中早已确定，如下都不属于第 101 节和经多年来解释的、该节
前身的诸法规所阐明的法定范畴之主题：原理、自然法则、思维程序、智力 概念、观念、自然现象、数学公式，计算方法、基本真理、始初原因、勾股 定理和本森案（注，详见本书 判例 4）中的可供计算机使用之方法的权利 要求。本上诉案不涉及对这些东西提出专利的企图。因而，本法院对这个法 律常识的回顾也不适用于本案的焦点。该焦点仅仅涉及“产品，或合成物” 这些木语的解释。
在弗卢克案中表述的另一条原则是，“数学定理”或公式如同自然法则
是“科学与技术工作的基本工具”，因此必须视之为“现有技术的类似物”， 虽然它不相似，不是现有的，而是由专利申请人发现的，并在发现时是新颖 的和实用的。这赋予“现有技术”这一术语（这是在专利法中非常重要的技 术术语，尤其是涉及第 103 节的适用）以全新的维度。
　　就本案而言，上述新原则并不适用，因为本案既不涉及公式、公理或自 然法则，也不存在由于现有技术对两项申请中的任何一项提出的否决。在各 个申请中，审查员和复审委员会均明确地表示无任何确凿的现有技术可以依 靠或适用。
　　唯一要说的是，原理、自然的原因、或公式本身不是在第 101 节的范畴 内，而是在决定被断言以其为基础的发明之显而易见性时，成了“现有技术”， 尽管发明人发现了它。
　　根据弗卢克案的精神审理本案，因上述理由，本法院得出极其简单的结 论：我们没有发现任何东西。
　　[该法院拒绝撤消其先前之判决，即，根据专利法第 101 节判决伯杰发明 的活体（注：人工微生物）主题是可取得专利权的。]【分析】对于研究或了
　　
解现代美国专利法而言，伯杰案是一个非常重要和首先需要精读的判例。因 为它不仅对美国宪法中的专利立法条款和现行专利法的关键条款及其相互关 系作了简洁的阐述，而且它的制定者，贾尔斯·s·里奇（Giles S.Rich）法 官是当今美国最受尊敬的法官之一。里奇法官在 1994 年 5 月间度过了他的九 十诞辰。令人惊奇的是，他如今依然是全美唯一受理专利诉讼上诉案的美国 联邦巡回区上诉法院（本书判例 2 的分析，将介绍该法院及其前身之一，美 国关税与专利上诉法院）的在职法官。1994 年 3 月 9 日，我在美访问进修时， 有幸前往联邦巡回区上诉法院，旁听了里奇法官与该法院其他法官全体出庭 再审一起重大的专利侵权案——希尔顿-戴维斯案。作为 1952 年专利法起草 者之一，里奇法官对于美国专利立法的宪法根据、历史发展、法律适用和政 策变宜，有着他人无可比拟的阅历和敢于或善于灵活对待先例的法律现实主 义精神。参阅，贾尔斯·s·里奇，法官生涯 30 年，全美知识产权法协会季 刊第 14 卷（1986 年）第 3 期。自 1956 年 7 月，里奇就任关税与专利上诉法
院法官以来，伯杰案是他所判的最有影响的先例之一。 为了帮助读者更好地理解伯杰案的重要性，有必要简介该案的程序背
景。1976 年，美国专利与商标局专利复审委员会裁决，维持了该局对伯杰专 利申请中第五项权利要求的最后否决。伯杰不服，上诉至当时的美国的关税 与专利上诉法院。该法院撤消了这一裁决。几乎同时，该法院还撤消了专利 与商标局专利复审委员会维持该局对查克热巴提专利申请中绝大数权利要求 的最后否决的裁决。1978 年 4 月 2。日，专利与商标局请求美国最高法院调 卷审核伯杰案。最高法院于 6 月 28 日发布调卷审梭今状，但在同一天又撤回 意见，改为要求关税与专利上诉法院根据弗卢克案的精神重审此案，在弗卢 克案中（1978 年 6 月 20 日判决），最高法院以 6：3 的多数意见认定数学公 式不属于可取得专利权的主题。里奇法官代表关税与专利上诉法院维持了原 判，并全面阐述了宪法与专利立法的关系。在重审伯杰案时，查克热巴提案 被附带重审。因此，里奇法官在判决开头便说明：“??，本法院再度受理 这两起案件??”在伯杰案判决之后，它与附审的查克热已提案又被最高法 院调卷审核。最法法院子 1980 年终于在戴蒙德诉查克热巴提案中首次明确地 认定人工微生物属于可取得专利权的主题（详见本书判例 7）。可见， 70 年代未 80 年代初，在关于人工微生物是否属于美国专利的法定主题之中，伯 杰案起到顺应时势的带头作用。
美国是一个极其重视包括专利权在呐的知识产权的国家。1787 年美国宪
法第一条第八节第三款授权国会立法保障作者的版权与发明者的专利权。
1789 年 3 月 4 日，该宪法正式生效。1790 年 3 月，美国第一届国会通过的第 一批法律包括专利法和版权法。1790 年专利法创立了统一的美国专利制度
（各州立法机关无权制定专利法规，州行政机关无权授予专利权，州法院也 无权受理专利诉讼案），并规定了专利授予的审查制。根据该法，美国国务 卿为专利申请的审查档案保管者，并与作战部长（secretaty ofWar）、司 法部长组成审查委员会，负责审查专利申请和授予专利权。第一任国务卿托 马斯·杰弗逊实际上是主审官。1793 年修订专利法改而采用专利申请的注册 制。杰弗逊解释道：“如今，专利投予是当然的，诸如属于无效主题此类原 则应由法院确立。这取代了[可能]在一审时拒授专利权的做法，[专利]审查 委员会曾被授权这样做。”参阅，w.I.怀曼，托马斯·杰弗逊与专利制度， 专利局协会杂志第一卷（1918 年）第一期。尽管 1836 年专利法改弦为正，

重新采用审查制，并规定设立隶属美国商务部的专利局，但是杰弗逊提出的 对行政机关授予的专利权进行司法审查的原则却沿袭至今。 1870 年和 1874 年修订专利法对专利的权利要求，可取得专利权的条件等作了新的规定。被 编入美国法典标题 35 的 1952 年专利法规定了美国现行专利制度。近 40 年 来，国会通过了大量专利法修订（或补充）案。目前美国正在酝酿对该法的 重大修改，从而可能导致新的美国专利法。参阅，戴维德.w.希尔，美国专利 法修改的最近建议对专利的影响。 ’94 上海国际保护知识产权学术研讨会 论文第 29 号（1994 年 10 月）伯杰案是当时的美国关税与专利上诉法院对美 国专利与商标局的行政裁决进行司法审查，读者可以看到，该判例主要是对 宪法专利条款和 1952 年专利法第 101 节的解释。
　　诚然，如里奇法官所言，伯杰案的焦点是可取得专利权的主题（第 101 节）与可取得专利权的条件（第 102、103 节）之间的关系，而且，该案的直 接意义是确认人工微生物属于可取得专利权的主题。然而，本书首先选析此 案，“醉翁之意”在于它是一篇介绍美国宪法与专利立法的精彩“导论”。 至于对其焦点本身的全面分析，有赖于以下第二、三章的逐例详析。
　　
2. 1982 年联邦法院改进法与现行美国 专利司法制度


判例 2.卡迪纳尔化学公司诉莫顿国际公司
（美国最高法院， 1993 年） 美国专利周刊第二辑第 26 卷第 1721 页
　　【史帝文斯大法官，宣读法院意见】本案问题是，联邦巡回区上诉法院 维持无专利侵权的判决是否构成不审查有关专利权无效之裁定的充足理由。 被请愿人，莫顿国际公司（简称莫顿），是两项用于聚氯乙烯（Pvc）中 的化合物的专利权人。1983 年，莫顿向甫卡罗来纳州地区的联邦地区法院起 诉，指控本案请愿人，卡迪纳尔化学公司及其子公司（简称卡迪纳尔）侵犯 这两项专利权。卡迪纳尔应诉，否认侵权，并反诉，要求裁定专利权无效。 在此案审理中，莫顿又提起两项起诉，均指控他入侵犯同样的专利权。一项 诉至路易西安那州东区联邦地区法院，另一项诉至德拉瓦州地区的联邦地区 法院。这两案被告如同卡迪纳尔，均反诉要求裁定专利权无效。在这三起案 件中，路易西安那案于 1988 年首先结案，判定被告无专利侵权行为，并宣布 专利权无效。在上诉案中，联邦巡回区上诉法院维持无专利侵权的一审判决，
但不审查专利权无效的裁定，德拉瓦案还在审理中。
　　在 1990 年，此案经过 5 天的合议庭审理，南卡罗来纳州联邦地区法院像 路易西安那州东区联邦地区法院那样，得出结论：专利权人未能证实专利侵 权，被告反诉因证据确凿而成立。该法院相应作出两项分开的判决：其一， 不支持指控专利侵权的起诉；其二，反诉成立，宣布专利权无效。
莫顿再次向联邦巡回区上诉法院提出上诉，要求撤消这两项判决。卡迪
纳尔也提出上诉，要求根据美国法典标题 35 第 285 节获得律师诉讼费和制裁 莫顿的无理上诉行为。在德拉瓦审理的第三起案件中的被告向联邦巡回区上 诉法院递交了非当事人诉状，呼吁该法院维持专利权无效之判决，然而联邦 巡回区上诉法院在确认无专利侵权后，再次对专利权无效的问题不予审查。 该法院解释说：
“由于本法院已维持初审法院关于原告专利未被侵权的判决，因此没有
必要考虑有效性问题。参阅维奥诉贾帕克斯联邦判例汇编第二辑第 823 卷第
1510 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）相应地，我们不审查无效性问题。” 联邦判例汇编第二辑第 959 卷第 948 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）
该法院还判决莫顿不必支付对方当事人律师诉讼费，因为它称“对方不
处于较早期提出该要求的地位”。劳里法官同意判决。但是认为当事人都有 权要求审查专利权无效性，“以便他们可以簿划各自相应的未来业务。”
然后，双方当事人都提出再审的请愿，强调法院应该决定
　　[专利权]有效问题，而不应不审查地区法院的有关裁定。他们还建议采 用全体法官出庭审理的程序，以便联邦巡回地区上诉法院
　　审查其 1987 年后的例行做法，即，只要发现无专利侵权，专利权无效问 题就不予审查。该法院没有采纳这个建议。三位法官对此
　　表示不同意。尼斯首席法官详尽地阐述了不同意见；她认为“无论基于 法律或‘政策’，本法院的维奥案均无正当理由，??现在，
　　当事人只得期望最高法院的纠正。”联邦判例汇编第二辑第 967 卷第1571 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）
　　卡迪纳尔请求最高法院颁布调卷审核令状，认为联邦巡回区上诉法院错 误地将本身说明问题的规则适用于自由裁量的问题。莫顿不反对颁布调卷审
　　
核令状，但是指出它也希望法院决定有效性问题。它解释说，联邦巡回区上 诉法院两次拒绝实质性地审查它的两项专利被发现无效之后，这些专利己经 “没有什么市场力量，如果莫顿要指控其他专利侵权者，地区法院很可能承 认两次不受理无效性的观点，会像其他地区法院那样，步（路易西安那〕地 区法院后尘，而对这些观点是否正确不作任何独立评价。再说，任何未来被 指控专利侵权者很可能像卡迪纳尔那样要求获得律师诉讼费。理由是，莫顿 对‘无效专利’一清二楚。??莫顿专利的价值因而一落千丈，竞争者和类 似的地区法院对之另眼看待。[莫顿]失去了有价值的财产权??毫无适当的 法律程序。”被请愿书第 16—17 页
　　因为联邦巡回区上诉法院对所有联邦地区法院的专利诉讼上诉案有排他 的管辖权，所以它适用于本案的规则，并自 1987 年维奥诉贾帕克斯案判决以 来一直适用的规则，是一个对整个国家而言特别重要的问题。为此，我们颁 布调卷审核令状。
　　联邦巡回区上诉法院目前在认定无专利侵权之后，例行地不审查有关解 决专利权有效性争议的裁定。这种做法渊源于该法院在同一天、由两个不同 的合议庭对两起案件分别所作出的判决。在维奥案，专利权人上诉，要求撤 消关于损害赔偿金、专利侵权和专利有效性的判决，被指控侵权者也提起交 叉上诉，认为地区法院应宣布专利无效。在维持地区法院关于无专利侵权的 判决后，联邦巡回区上诉法院得出如下结论：
“我们对专利侵权问题的看法，集中于上诉涉及的有关损害赔偿金和故
意侵权的[一审]判决之适当性。贾帕克斯关于专利有效性的交叉上诉，仍在 诉讼涉及的权利请求或被认定没有侵权的被控产品范围内。相应地，我们也 不考虑涉及专利权有效的交叉上诉，地区法院所作出的有关这个争议问题的 判决部分因而不予审查，维持专利侵权部分的判决。”
本尼特法官表示同意，并阐明了上述有点敷衍的观点，解释说，如缺乏
任何“关于其他权利要求或无专利侵权之发现没有解决的，其他被控产品引 起的争端（如诉讼的进一步发展，或发展的可能性）”，根本没有必要审查 关于专利权有效的裁定。
在第二个案件中，福纳公司诉约翰逊与约翰逊联邦判例汇编第二辑第
821 卷第 627 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）地区法院判定专利没有被侵 权，被告反诉没有证明专利权无效。在上诉时，联邦巡回区上诉法院维持无 专利侵权的原判，不审查作为未决之点的反诉部分裁定。马基首席法官代表 合议庭陈述意见：
　　“不存在约翰逊与约翰逊对[福纳公司]声称的任何权利要求之侵权行 为，在当事人之间没有任何其余的争议。本法院不必进一步去解决权利要求
1 和 2 的有效性与可实施性问题??参阅奥特瓦特诉弗里曼美国判例汇编第
319 卷第 359 页（1943 年）（‘如果某项专利未被侵权，那么去坚持该专利 的有效性就是判一个假设的案件。’但是，在反诉涉及原告诉状没有提到的 另一些权利要求和涉及专利许可合同问题时，则另当别论。）
　　约翰逊与约翰逊未证明权利要求 1 与 2 无效或不能实施的裁定不予审 查，对该裁定的上诉作为未决之点不予考虑。”
　　[该判决]注 2 强调当事人之间没有任何其他超出特定的专利侵权指在之 外的纠纷，无专利侵权的认定已解决了专利侵权指控问题。
维奥案和福纳案中的这三段意见表明，联邦巡回区上诉法院不审查专利

权有效性的裁定这种做法仅限于这种憎况，即，法院确认无专利侵权的发现， 已经完全解决了因专利权人起诉产生的诉讼当事人之间的争议。联邦巡回区 上诉法院的结论是，这类案件中的裁定属于司法管辖权意义上的“未决之 点”。本法院两个先例与这一结论有关。电子设备公司诉托马斯与贝茨公司 美国判例汇编第 307 卷第 241 页（1939 年），奥特瓦特诉弗里曼美国判例汇 编第 319 卷第 359 页（1943 年）因此，我们先来评论这两个先例。
二
　　在电子设备公司案中，地区法院认定一项专利的权利要求有效但没有被 侵权。专利权人服从判决，但是胜诉的被告上诉要求撤消[专利权]有效性的 认定，上诉法院驳回上诉，是基于这一规则，同案的当事人不能对支持他的 判决提起上诉。本法院撤消了上诉法院的驳回，并认为，虽然被告不可强求 上诉法院重新审查专利权有效的认定（这对该案的处理已无关紧要），但是 它可要求将有效性的认定搁至一边。本法院解释道，这种认定“是诉讼中有 待法官判决的问题之一。我们认为请愿人有权要求取消这都分判决；并且， 如本法院已经做的那样，上诉怯院有管辖权受理上诉。其目的不是为了取消 这部分判决，而是为了指导判决的重写。”
　　本法院关于取消有效性判决的命令类似于联邦巡回区上诉法院在福纳案 的命令（两起案件都指出上诉法院应该将关于专利权有效的不必要判决搁至 一边），但是，两案截然不同。前者的起因仅仅是一项作为指控某假定有效 的专利权彼侵权的有力抗辩，而不是（像在福的案和在本案）要求裁定专利 权无效的反诉根据。对某项有力抗辩的不必要判决与对某项要求裁定的反诉 的必要解决，不可相题并论。
如同本案，在奥特瓦特案中，被告提出反诉，要求裁定专利权无效的裁
定。地区法院认定无专利侵权，但是颁布了被告所要求的裁定，上诉法院维 持无专利侵权的判决部分，但不审查裁定部分，理由是有效性属未决之点。 本法院对此改判，为了区别我们在电子设备案的观点，本法院写道：“如果 某专利权没有被侵权而要求坚持专利权有效，就是判决一个假定的案件。但 是，本案的情况截然不同。本案涉及的是反诉，而不是起诉与应诉。虽然关 于无专利侵权的判决处理了起诉与应诉，但是，它不处理有效性问题产生的 反诉??在专利侵权诉讼中有可能因反诉而产生有效性问题。根据裁定法（美 国法典标题 28 第 400 节）对某案件或某争端的要求当然不比其他诉讼案件的 要求低。但是，我们认为本案反诉提出的问题具有正当性，当事人之间的争 议并没有因无专利侵权的判决而了结，因为他们的争议超出了该诉讼涉及的 那些权利要求及其特定的被控产品范围。”
　　可以假定，因为我们在这一改判理由中强调了奥特瓦特案当事人的争议 没有了结的性质，所以联邦巡回区上诉法院才假设，除非当事人的争议超出 专利权人指控专利侵权的限定范围，否则根据裁定法将不审查被告的反诉。 本法院的两个先例与联邦巡回区上诉法院的实际做法是符合的，但同时 两先例又都没有要求这样做。电子设备案不涉及裁定。奥特瓦特案不必回答 在诉讼当事人之间没有超出专利侵权之外的争议时，有待法官裁定的专利权
无效是否属于未决之点。现在，我们转向后一问题。
三
　　根据联邦巡回区上诉法院的现行做法，它总是如此：如果它维持地区法 院的无专利侵权的认定，而且像在通常情况下，当事人之间争议不超出专利
　　
权人指控被侵权的特定权利要求，那么它将宣布专利权有效问题是“未决之 点”。
　　因此，这种做法和我们所面临的问题，涉及的是中级上诉法院的管辖权， 而不是初审法院或最高法院的管辖权。当然，在初审法院，要求裁定的当事 人负有确立某实际案件或争议的举证责任。
　　在专利诉讼中，某当事人可能履行了举证责任并要求裁定，尽管专利权 人没有就专利侵权起诉，马基法官已有声有色地描述了“导致裁定法出台的、 每况日下的电影剧本（注：意指不断出现的情况）。在该剧本的专利翻版中， 某专利权人沉浸在没完没了的骷髅舞中，挥舞着达摩克利茨之剑??在裁定 法出台前，只要专利权人忍不住发怒而起，因这策略而受害的竞争者便陷入 困境。该法制定后，那些竞争者不再限于这种令人不寒而栗的选择，要么面 临日益增多的专利侵权可能性，要么关闭其工厂；通过要求解决利益冲突的 裁定，他们可以澄清事实，根据裁定法行使管辖权的唯一要求是，冲突必须 是现实的和紧迫的，即，存在法律要求的真实“争议”。箭头工业水公司诉 埃考洛奇公司联邦判例汇编第二辑第 864 卷第 731 页
　　用勒尼德·汉德（注：前联邦第二巡回区上诉法院的著名法官）的话来 说，根据裁定法，只要意在避免某“令人恐慌”的专利之威胁，就足以行使 管辖权。除了这种意欲，如果某当事人已实际上被控专利侵权，还必须有根 据裁定法足以支持对某原告起诉或被告反诉行使管辖权的情况或争议。因 此，在本案中，地区法院显然可行使管辖权，受理卡迪纳尔要求裁定专利权 无效的起诉。
同样很明显，联邦巡回区上诉法院即使在维持无专利侵权的判决后，依
然可行使管辖权，考虑莫顿就专利权无效提起的上诉。当事人请求专利权无 效的裁定，代表了一项权利要求。它独立于专利权人对专利侵权的指控，如 果地区法院有管辖权（与对专利权人的专利侵权指控行使的管辖权分开）考 虑该权利要求，联邦巡回区上诉法院也有（排除其他任何干预因素）。
这一结论建立在两个相互独立的基础上。
　　其一，联邦巡回区上诉法院，不是最高法院。如果某案在联邦巡回区上 诉法院待决时，该法院有管辖权，那么当本法院受理此案，此案就没有了结
（排除其他变化）。联邦巡回区上法院关于专利未被侵权的决定属于本法院
审查的主题，如果我们推翻这一决定，便可以考虑专利权有效问题，其原因 就在于下级法院认为这是一个多余的问题。在实践上，仅仅为了审查联邦巡 回区上诉法院有关专利侵权的判决，本法院颁发调卷审核令状的可能性极 小，但是从法律上说，我们可以这样做，而且一旦做了，只要当事人对有效 问题依然有争议，我们也可以对之作出裁定。本案表明，作为一个管辖权问 题，本法院完全可审查联邦巡回区上诉法院对地区法院有关反诉裁定的处理
（甚至是不予审查的处理）。 其二，当确立初审法院管辖权的举证责任在于引起该管辖权的一方当事
人时，一旦举证完成，法院在没有其他情况下就有权假定管辖权没有中止。 如果提出上诉一方指出因下级法院裁定，某分歧成了未决之点，该诉讼方有 责任举证说明产生这一结果的一系列事件。参阅合众国诉 w.T.G.格兰特公司 美国判例汇编
　　第 345 卷第 629 页（1953 年）在本案中，卡迪纳尔适当地引起了地区法 院的初审管辖权，莫顿适当地引起了联邦巡回区上诉法院的上诉审管辖权。
　　
无疑，联邦巡回区上诉法院有权解决莫顿上诉提出的一切问题。如在该法院 判决之前，任何一方当事人向法院提出某种导致诉讼中的争议完全消除的实 质性情形变化，法院可以适当地中止上诉，或者将整个初审判决搁至一边。 参阅合众国诉芒辛格维公司美国判例汇编第 340 卷第 36 页（1950 年）实际 上，本案并无这种变化。以这两个可能的理由之一（多半是无专利侵权而不 是无效性）作出的联邦巡回区上诉法院的判决，没有妨碍它有权决定第二个 问题，尤其是当它的判决属于本法院审查范围时，尽管它认为恪守了处理上 诉的规则，但是很清楚，联邦巡回区上诉法院对[专利权]无效裁定有管辖权。 当该法院维持无专利侵权的认定后，该案并没有成为未决之点。
四
　　因此，联邦巡回区上诉法院的实践既没有遵循本法院先例，也不符合[裁 定法]第三条关于“情形或分歧”的要求。当然，该实践可能基于其他理由。 上诉法院有很大的权力形成制约其程序的规则，正如我们坚持这种审判实 践，即，在法则和宪法理由均可选择时，我们多半选择法规理由，联邦巡回 区上诉法院可能有充足理由在解决专利权有效之前作出关于专利侵权的判 决。比如，有效性问题很难解决，要解决势必旷日持久，法院处理案件的效 率利益可能使它有理由使用这种规则。
虽然，决定某专利权是否有效，常常要比认定该专利是否被侵权更加困
难，但是，还有更为重要的问题需考虑。或许最重要的是保留裁定价值的胜 诉方利益，而这一裁定如尼斯首席法官所说，“是胜诉方化费极大的努力与 代价才获得的”。某家公司一旦被控专利侵权就必须提防类似风险，如果它 未来要开发和销售类似产品。假如，说明情况变化以提供理由根据，要求不 审查专利权无效之裁定的举证责任在提出要求的诉讼当事人一方，那么就没 有理由解释为何胜诉方负有义务，放弃今后正当要求保留它已获裁定之价值 的打算。
而且，本法院的先例与专利诉讼终审判决涉及重大公共利益是一致的。
在于克莱与卡罗公司诉英特化学公司美国判例汇编
　　第 325 卷第 327 页 （1945 年）案中，我们同意地区法院考虑专 利权有效问题的决定，尽管它已经认定该专利权没有被侵权。我们批评了其 他法院的相反做法，指出：“[在专利侵权与专利权有效]两个问题中，有效 性对于公众更为重要，科弗诉施瓦茨联邦判例汇编第二辑第 133 卷第 541 页
（联邦第二巡回上诉法院 1943 年）而且，地区法院在本案中遵循了通常是更
好的做法，即，彻底弄清楚该专利权有效问题。” 在布朗德汤格实验室公司诉伊利诺大学基金会美国判例汇编第 402 卷第
313 页 （1971 年）案中，本法院也强调了解决专利权有效问题 对于公众的重要性。该判例推翻本法院的一个先例，特里普利特诉洛俄尔美 国判例汇编第 297 卷第 638 页 （1936 年）。该先例认为专利权无效的 决定，不禁止专利权人在以后指控其他人专利侵权的诉讼中重提该问题。我 们强调，一旦初审法院认定某专利权无效，再对该专利权有效性提起诉讼， 只会劳民伤财，并指出了再诉讼的机会实际上会导致将垄断特权授予无效专 利权人的危险。本案表明，联邦巡回区上诉法院在认定无专利侵权之后，例 行地不审查有效性裁定，产生了类似的重复诉讼可能，并且使被控侵犯已由 法院正确认定无效的专利权的那些竞争者，背上了不知何日解脱的沉重包 袱。

　　确实，正如莫顿的目前困境所说明的，联邦巡回区上诉法院的做法不仅 有损被控侵权者和公众利益，而且也可能不公平地取消了专利权人上诉要求 的审查。这种审查本身是司法解决[专利权]有效性的、一个充分而又公平的 机会之组成部分，如果在认定无专利侵权之后例行地不审查有效性裁定，那 么无论这将使专利权无效（如在维奥案中），还是将确认有效（如在福纳案 中），专利权人都可能失去其专利权的实际价值，而这种专利权应该适用于 针对不同的侵权产品。联邦巡回区上诉法院拒绝专利权人上诉要求的审查， 延长了无效专利权的期限，鼓励了无止尽（至少是不确定的），涉及没了结 的专利权有效问题的诉讼，从而与布朗德汤格案宣布的规则相抵触。
　　在否定联邦巡回区上诉法院的做法时，本法院承认，特殊案件中的因素 可能允许该法院的做法，但仅仅是无专利侵权的认定不能证明这力正当的做 法，本案案卷也下存在任何这种因素。本案中的专利权是三起不同诉讼之标 的，而且诉讼双方都请求联邦巡回区上诉法院解决他们之间关于有效住的持 续争议；不解决本案这个问题，将是滥用自由栽量权。为此，本法院撤消上 诉法院的裁定，发回，根据上述意见重审。
特此判决
[注解和斯卡利亚大法官部分赞同的意见，略。]
　　【分析】 作为自 1982 年联邦法院改进法（1982 年 10 月 1 日生效）实 施后美国最高法院作出的极少数专利法判决之一，卡迪纳尔案是阐明现行美 国专利司法制度的典型判例。读者可能会对该判例第三部分中两处着重标明 的词句，“联邦巡回区上诉法院不是最高法院”，尤其是当它的判决属于本 法院审查范围时”，云云，感到困惑：难道美国最高法院的至尊地位还有疑 问吗？联邦巡回区上诉法院是不是美国专利诉讼的最高法院？不仅对于中国 读者来说，这是油然而生的疑团，而且对于不涉足专利领域的一般美国人来 说，也往往如此。令人感到有趣的是，在联邦法院改进法的起草过程中，美 国国会及其与专利有关的司法部门、行政部门、律师界和学术界确实有过一 番激烈的争论：是否需要建立一个最高专利法院或受理专利诉讼的“次最高 法院”（a Junior supremecourt）？参阅美国联邦巡回区上诉法院：历史
（1982—1990）纪念美国宪法 200 周年的联邦司法会议委员会授权出版物
1991 年（非出售） 第 4 页 该争论由来已久。众所周知，美国是一个联邦制国家。如本书在分析判
例 1 时提及，根据美国宪法制定的 1790 年专利法创立了统一的联邦专利制
度，因此，只有联邦法院才有受理专利诉讼的管辖权。在 1982 年 10 月 1 日 之前，凡是对美国专利与商标局有关专利申请的终局裁决不服者，可上诉至 前美国关税与专利上诉法院 （U.S.Court of Customs and patents Appeals 简称 CC-PA）。比如伯杰案。该法院由五位法官组成。伯杰案的制定 者，里奇法官就是其中一位资深法官。同时，该法院还受理来自设在纽约市 的美国国际贸易法院（U.S. Coutt of InternatiOnal Trade）的上诉 案。与专利申请的诉讼不同，所有的专利侵权诉讼一审案依据美国联邦民事 诉讼程序由地区法院（U.S.Dlstrict courts，又称初审法院，U.S.TrlaI Courts）受理，并且在专利侵权案中，地区法院有权审查专利权的有效性。 二审案则由初审法院的所在巡回区的联邦上诉法院受理。1892 年以来，美国 有十二个区域性的联邦巡回区上诉法院，即，联邦第一巡回区至第十一巡回 区上诉法院（U.S. Court of Appeals for the First Circuit??

theEleventh Circuit）和哥伦比亚特区巡回区上诉法院（U.S. Courtof Appeals for the District of Columbia）。由于众多联邦上诉法院都 可处理专利侵权争议，难免解释各异，因此最高法院时常要通过调卷审核程 序解决由此产生的区际法律冲突，以维持统一的联邦专利制度；但是，这往 往又使最高法院陷入极其复杂的技术性问题，或因冲突频繁而疲于奔命。随 着工业发展和科学技术日新月异，原有美国专利司法制度的弊端不仅不利于 统一的联邦专利制度，而且严重制约了最高法院发挥其独特的政治作用。所 以，1952 年专利法实施后，改革专利司法制度便逐渐提至国会立法的议事日 程。
　　1971 年，当时美国最高法院首席大法官沃伦·E·伯格提名成立一个专 门小组，以研究解决最高法院积案问题，翌年，国会也成立了修改联邦上诉 法院制度委员会。这两个小组（委员会）提出若干改进方案，其中之一是建 立一个新的全国性的联邦上诉法院。因为该建议成立的法院被批评为“次最 高法院”而遭国会否决。经过十年的曲折反复（包括成立了各种名称的有关 研究组织），最后形成一个妥协办法：将美国权利要求法院（U.S.Courtof Claims，）上诉审职能与关税与专利上诉法院的职能合并，再赋予其新的职 能，组建新的联邦巡回区上诉法院。经第九十七届国会修改通过（1982 年 3 月），当时美国总统里根签署了联邦法院改进法（1982 年 4 月 2 日），同年
10 月 1 日，根据正式生效的该法，由十二位法官组成的联邦巡回区上诉法院
（U.S.Court ofAppeals for tlle FederaI Clrcult 简称 CAFC）诞 生。此后，美国联邦法院体系主要包括最高法院，十二个巡回区上诉法院和 九十四个地区法院。不同于原有的十二个区或性巡回区法院，新的联邦巡回 区上诉法院是全国性巡回区法院。它座落在华盛顿市麦迪逊广场旁的国立法 院大厦，与白宫隔街相望。其管辖权包括： （1）对九十四个地区法院的专 利诉讼案的上诉有排他性管辖权； （2）受理直接来自美国专利与商标局、 或者通过哥伦比亚特区联邦地区法院的一审，间接来自该局的专利申请争议 的上诉案； （3）受理美国权利要求法院、国际贸易法院的上诉案； （4） 受理来自联邦雇员工作保障委员会、政府合同上诉委员会等行政机构的上诉 案。显然，第一项管辖权是以前任何联邦上诉法院所没有的。这正是该法院 的宗旨所在：维护统一的联邦专利制度，减少最高法院的积案。尽管联邦法 院改进法明确这个法院是非专门的中级上诉法院，但是人们一般认为它是美 国的专利“最高法院”。1982 年 10 月 1 日后，最高法院基本上不审理专利 案的事实也加强了这一似是而非的看法。
　　为了进一步明确联邦巡回区上诉法院的性质与地位，本判例特意指出： 它“不是最高法院”；“它的判决属于本法院审查范围”。这是该判例的主 要意义之一。
　　本判例涉及的是纯程序问题，这不仅包括最高法院、联邦巡回区上诉法 院、地区法院之间的审级程序关系，而且具体表现为“联邦巡回区上诉法院 维持无专利侵权的判决是否构成不审查有关专利权无效之裁定的充足理由” 这个程序问题。在地区法院，专利侵权案的诉讼程序与其他一般民事诉讼案 没有什么区别，即，陪审团作出有关事实认定，法官根据事实判断作出判决 或裁定，在本案中，各有关初审法院都确认了陪审团作出的被告无专利侵权 的事实调查结果（Finding）和原告专利权无效的判断。由于后者是被告的反 诉引起的，因此初审法院都作出了 declaratory judge-ment （这是对原
　　
告的法律权利质疑引起正当争议的裁定，尽管这不涉及相应的解除原告法律 权利的后果）。根据两者的不同补救性质，初审法院分别作出判决和裁定。 联邦巡回区上诉法院维持判决而例行地将裁定搁至一边不予考虑（vacate， 即，不审查而不是撤消原裁定，发回重审）。最高法院认为，这种例行做法 可能使某专利权的有效性处于未定状态，从而导致同一问题的重复诉讼，有 损于当事人和公众利益，本判例对联邦巡回区上诉法院改变这种例行程序具 有重大指导意义。
　　本判例没有谈到美国专利侵权的实体法问题。比如，什么是专利侵权？ 怎样认定专利侵权？等等。这类问题将留至本书第四章的判例分析去解决。
3.专利法判例的一般形式和公布制度




判例 3.多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司
（上诉法院，联邦巡回区， 1994） 美国专利周刊第三辑第 29 卷第 1767 页
专利




1.专利侵权——等同原则——一般（节 120. 0701）
　　联邦地区法院在决定被控产品（一种便携、可调式童椅，通过背板、座 板和侧板的组装而具有稳固框架）是否实质等同于本诉讼中的专利产品（分 离的稳固框架）时，由于忽视了本诉讼中的专利关于要求稳固框架与背板及 座板分离的限定，因此错判；这种权利要求的语言不单单是对字面上侵权的 要求，而且适用于根据等同原则的侵权；并且，由于等同物的概念不涵盖权 利要求的范围明确排除的结构，因此缺少单独的稳固框架的被控椅子不构成 根据等同原则的专利侵权。
2.特定专利——一般和机械的——可调式椅子
　　专利号 4， 854， 638，马卡斯和布鲁克西亚，撤消原判根据等同原 则作出的专利侵权认定，改判。
上诉来自俄亥俄州南区联邦地区法院，麦茨法官的判决。 多利公司起诉，指控斯伯丁与伊芬伏罗公司的专利侵权，在先前的上诉
中，本法院撤消地区法院的初步禁令，发回重审（美国专利周刊第二辑第 23 卷第 1555 页）。地区法院判决，支持原告关于依简易程序认定基于等同原则 的侵权之诉求，被告上诉，撤消原判。
原告代理人，克利斯朵夫 B.法根，俄亥俄州克里夫市夏普、比尔、法根、
米尼奇与麦克尼法律事务所（理查德 M.克莱因撰写起诉状）。 被告代理人，戴维 A.修夫，俄亥俄州代顿市法鲁克、季兰与爱尔兰法律
事务所[查理斯].法鲁克与唐纳德 E.伯顿；克尔奥斯、高特曼、海根与切夫
法律事务所的理查德 A.克尔奥斯合写答辩状）。 合议庭由联邦巡回区上诉法院的埃切·普莱格和雷德三位法官组成。
【雷德法官】多利公司（简称多利）向俄亥俄州（西部）南区联邦地区
法院起诉，指控斯伯尔丁与伊芬伏罗公司（简称伊芬伏罗）的不正当竞争和 对美国专利 4，854.638 号（简称’638 专利）的侵权，在本案的先前上诉中， 本法院撤消了地区法院的初步禁令，发回重审，因为初审法院不适当地解释 了专利的权利要求。多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗，美国专利周刊第二辑
第 23 卷第 1555 页（联邦巡回区上诉法院 1992 年）地区法院重审，判决：根
据等同原则，伊芬伏罗侵犯’638 专利，由于该判决不适当地适用了等同原 则，本法院予以撤消，改判。
背景




’638 专利披露了一种便携式可调童椅，它也可以作为提升座位或高椅’
638 专利题为“便携可调式童椅”。权利要求的椅子具有一系列槽条以便座 板插入，这样可以根据儿童发育调整座位高度。该椅子还有一个单独的托盘， 可用于将小孩挡在座椅里，或在该椅作为高椅时使之变成标准的厨房椅。
　　诉讼涉及的唯一权利要求是原告专利中以第 16、17 项权利要求为基础的 第 19 项权利要求，该权利要求是：
16.一种便携可调式童椅，包括。
（a）一块外形座板；
（b）一块外形背板；
（c）两块侧板，内面均有平行的细槽以便座板上下调整时可插入；和
　　（d）一个用作固定的框架，部分由侧板组成，并沿座板和背板形成身体 依靠的特征，该框架具有自撑性和自由撑角，以便于童椅携带与贮存。
17.第 16 项权利要求的便携可调式重椅，进一步包括： 一个食物托盘；和该托盘可随意拆卸的方法。
　　19.第 17 项权利要求的便携可调式童椅，进一步包括将坐椅人挡在该童 椅内的方法，和牢固地将该童椅装在现有椅子或其他支撑物上的方法。
伊芬伏罗产生了“小点心与玩乐”椅，这也是一种可变为提升座位或高
椅的便携可调式童椅。该椅子由四块联结板，一个托盘和两条紧固带组成。 “小点心与玩乐”椅可完全拆开以便携带与存储。买者将各部件组装成椅， 未组装时，该椅有四块板——背板、座板和两侧板。在组装时，背板应被插 入侧板的指定细槽内，座板插入侧板的三条槽中任何一条内并锲入背板槽 内。这样，一个牢固的椅子就组装完工，由于组装者可将座板插入侧板三条 糟的任选一条，因此椅子高度可调节。该椅没有其他框架或部件以支撑侧板、 背板和座板。
1991 年 1 月 8 日，地区法院在颁布多利要求的初步禁令时，认为“小点
心与玩乐”椅在字面上和基于等同原则都构成了对第 19 项权利要求的专利侵 权。初审法院将第 16 项权利要求（d）款解释为，背板和座板可以是稳固框 架的部件参阅多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗，美国专利周刊第二辑第 18 卷第 1737 页
（俄亥俄州南区联邦地区法院 1991 年）。在上诉时，本法院撤消了禁令，
并要求重审，本法院指出：“权利要求的语言，要求起稳固作用的框架须与 座板、背板分开”。美国专利周刊第二辑第 23 卷第 1556 页。
　　在重审时，多利撤回了对被告字面上侵权的指控。“小点心与玩乐”椅 没有如第 16 项权利要求那样，具备与座板、背板分开的稳固框架。多利继续 坚持根据等同原则的侵权指控，伊芬伏罗和多利都要求依简易程序审判，伊 芬伏罗请求判决无专利侵权；多利请求恢复禁令。
　　地区法院同意多利关于依简易程序审判的要求，永久性地禁止伊芬伏罗 对’638 专利的侵权。地区法院认定，根据等同原则，“小点心与玩乐”椅 侵犯了’638 专利的第 19 项权利要求，初审法院的理由是，由背板、座板和 侧板组装而成的“小点心与玩乐”椅框架，是第 16 项权利要求的稳固框架限 定的等同物，伊芬伏罗就地区法院关于“小点心与玩乐”椅构成基于等同原 则的专利侵权之认定，提起上诉。
　　
讨论




专利侵权的认定分两步：第一，法院解释权利要求，确定其范围与含义；
第二，法院认定被控产品是否落入经适当解释的范围内。本顿迪金森公司诉 C.R.马德公司联邦判例汇编第二辑第 922 卷第 792、796 页，美国专利周刊第 二辑第 17 卷第 1097、1099 页（联邦巡回区上诉法院 1990 年）为了证明被告 的专利侵权，原告必须确立被控产品包括权利要求的每项限定或限定的等同 物。同上
　　某被控产品可能对某权利要求构成基于等同原则的专利侵权，假如它以 实质相同的方法，在总体上起实质相同的功能，产生与权利要求的发明总体 上实质相同的结果。格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司美国判例汇编
第 339 卷第 605、608 页[美国专利周刊第 85 卷第 328 页] （1950 年）；佩 恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司，联邦判例公报第二辑第 833 卷第 931、934 页。美国专利周刊第二辑第 4 卷第 1737、1739 页（联邦巡回区上诉法院 1987 年）（全体法官出庭审理），请愿被驳回美国判例汇编第 485 卷第 961 页（1988 年）“作为[某]??‘等同物’，权利要求规定的要素在被控产品中的替代 要素，必须是没有实质性地改变权利要求的发明发挥功能的方法。”珀金- 埃尔默公司诉威斯丁豪斯电器公司，联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1528、
1533 页，美国专利周刊第二辑第 3 卷第 1321、1325 页（联邦巡回区上诉法
院 1987 年） 经重审，地区法院认定“小点心与玩乐”椅含有单独稳固框架的等同特
征：
　　“小点心与玩乐”椅的侧板、背板和座板组装后所具有的稳固框架，与 权利要求的的椅子稳固框架起着实质相同的功能。因为侧板是通过背板和座 板联接的，“小点心与玩乐”椅的侧板和背板如同’638 专利含有的平面支 撑和联接杆，联接着侧板以使两边平行地竖直，并且稳定地和一致地相互分 开，从而形成一个具备自我支撑和自由支撑角及提供身体依靠特征的稳固框 架。
多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗公司，案号 C—3—90—226，判决书第 5
页。（俄亥俄州南区联邦地区法院， 1993 年 2 月 9 日）。由此，该法院认 定，各部件组装而成的“小点心与玩乐”椅的稳固框架实质上等同于第 16 项权利要求所说的单独稳固框架。此外，该地区法院还发现“小点心与玩乐” 椅的稳固框架具备身体依靠的特征而无其他部件。
　　地区法院因忽视第 16 项权利要求的具体限定而错判，虽然由座板、背板 和侧板组成的“小点心与玩乐”椅本身是个稳固框架。但’638 专利权利要 求限定的是与背板、座板分开的稳因框架。“小点心与玩乐”椅并没有这种 分开的稳固框架。
　　等同原则不能延伸或扩大权利要求的范围。威尔逊体育用品公司诉戴 维·杰弗里沃塞奥，联邦判例汇编第二辑第 904 卷第 677、684 页，美国专利 周刊第二辑第 14 卷第 1942 页
（联邦巡回区上诉法院），请愿被驳回美国判例汇编第 498 卷第 992 页
（1990 年）“权利要求??即，双利要求限定的专利保护范围——保持不变， 等同原则的适用扩展了排除权利要求的‘等同物’的权利”。同上。等问原 则不是忽视权利要求限定的许可证。佩恩澳尔特公司，联邦判例汇编第二辑

第 833 卷第 938 页。
　　第 16 项权利要求的与座板和背板分开的稳固框架不仅仅是对字面上侵 权而言。这一限定也适用基于等同原则的侵权。根据等同原则，如果被控产 品缺少权利要求的某限定要素，那么它与权利要求的发明不可能以“实质相 同的方法”工作。瓦尔曼特实业公司诉赖尼克制造公司，联邦判例汇编第二 辑第 983 卷第 1039、1043 页注 2，美国专利周刊第二辑第 25 卷第 1451、1455 页注 2（联邦巡回区上诉法院 1993 年）。“小点心与玩乐”椅既缺少与各椅 板分开的稳固框架，也没有需追加部件以形成身体依靠特征的结构。“小点 心与玩乐”椅是在没有与各椅板分开的稳固框架的情况下实现其功能的，在 缺少稳定框架的限定要素及其等同物时，“小点心与玩乐”椅不构成专利侵 权。
　　等同原则不要求被控产品的组成部分与权利要求的发明之间一一对应。 英特公司诉国际贸易委员会联邦判例汇编第二辑第 946 卷第 821、 832 页， 美国专利周刊第二辑第 20 卷第 1161、 1171 页（联邦巡回区上诉法院 1991 年）；还可参阅，沃佩诉麦凯尼克联邦判例汇编第二辑第 944 卷第 870、882 页，美国专利周刊第二期第 20 卷第 1045、1054 页。被控产品有可能构成基 于等同原则的专利侵权，尽管其部件之组合只起着专利发明的某个要素所起 的作用。英特公司联邦判例汇编第二辑第 946 卷第 832 页。然而，被控产品 必须包括每一个要素或其等同物。同上
与多利的主张相反，英特公司与沃佩案并不适用本案。在这些案件中，
被控产品的多个要素起着权利要求的发明中单个要素所起的作用。然而，被 控产品中包括了每一个要素或其等同物。因此，当被控产品的两个部件起着 专利发明的某项功能，就可能存在等同物，但是，本案的被控产品缺少了权 利要求的关键限定要素。
将分开的权利要求限定要素组合成被控产品的单一部件，也可能产生等
同物。参阅森型芯棒公司诉 ATA 设备出租公司联邦判例汇编第二辑第 872 卷
第 978 页美国专利周刊
　　第二辑第 10 卷第 1338 页（联邦巡回区上诉法院 1989 年）因其他缘故被 推翻A.C.奥克曼公司诉R.L.查迪斯建筑公司联邦判例汇编第二辑第960卷第
1020、1038—39 页，美国专利周刊第二辑第 22 卷第 1321、 1333 页（联邦
巡回区上诉法院 1992 年）在本案中，被控产品的一个要素起着权利要求的椅 子两项功能??“小点心与玩乐”椅的各块板既是稳定框架，又具有身体依 靠特征。但是，与多利的目的相反，森型芯棒并不适用本案。在森型芯棒中， 专利对树干加工设备提出权利要求，该设备由“在合适位置接受与把握树干 的按序排列装置”和“将树干解送至适当位置的装置”结合而成。森型芯棒 联邦判例汇编
　　第二辑第 872 卷第 988 页地区法院认为被控产品缺少分开的按序排列装 置，因而不构成字面上的侵权或基于等同原则的侵权。在上诉审时，本法院 作出改判：
　　认为按序排列和解送步骤必须在同一设备里由分开的要索实施，是一个 法律错误。构成部分的逐一对应是没有必要的。要素或步骤可能组合而本身 成为等同物。每个案件的判决必须依据等同学说的衡平原则，考虑被控产品 与权利要求的发明之间差别的性质和范围。同上第 989 页。
森型芯棒案不适用本案，因为该案中的权利要求仅仅说明按序排列与解

送装置，而没有任何其他关于两者之间关联的限定。相反，第 16 项权利要求 具体地要求由座板和背板以外的部件形成的稳固框架。被控产品没有这种框 架。本法院不能“将多重限定的权利要求变成[少数]限定之一的权利要求， 以支持等同物的发现。珀金-埃尔默公司联邦判例汇编第二辑第 822 卷第1532 页“小点心与玩乐”椅由各块板组装而成的稳固框架不是权利要求的稳固框 架，后者排除了座板与背板。
最后，科宁玻璃厂诉萨米图默电器公司联邦判例汇编第二辑第 868 卷第
1251 页美国专利周刊第二辑第 9 卷
　　第 1962 页（联邦巡回区上诉法院 1989 年）也不支持在本案中适用等同 原则以认定等同物。在科宁案中，发明与光学通讯导管有关。按照权利要求， 光导管特有核心的正极添加剂超过金属外层的正极添加剂。因此，核心的折 射指数大于金属外层的折射指数。这一折射差异通过核心传送信号。被控导 管在核心中无添加剂。相反，它的金属外层具有负极添加剂。核心的折射指 数依然不同于传送信号的金属外层的折射指数。本法院维持地区的法院判 决，即金属外层的负极添加剂等同于核心中的正极添加剂。
　　在科宁案的判决中，本法院驳回了被控侵权者的辩称。该辩称以被控导 管缺少权利要求的核心添加剂这一“要素”为由，否认基于等同原则的专利 侵权。本法院指出了对“要素”这一术语的混淆：
“要素”可用于指某单一限定，也可指组合力权利要求发明部件之一的
系列限定。在[佩恩澳尔特]所有要素规则中“要素”是指权利要求的限定?? 在被控产品中必须寻找权利要求的每个限定的等同物，但不一定是逐一对 应，尽管一般如此。
科宁玻璃，联邦判例汇编第二辑第 868 卷第 1259 页。然而，这一表述没
有改变佩恩澳尔特规则，创造出更广泛的标准，认定基于等同原则的专利侵 权。科宁玻璃的表述并没有以更广泛的逐一限定比较代替佩恩澳尔特的逐一 要素比较，在科宁玻璃案判决中，本法院只是在佩恩澳尔特规则的范围内澄 清“要素”这个术语的含义，科宁案重申了这一规则，即，权利要求每个限 定的等同要求，尽管在被控产品的相应部件中可能没有这一等同物。同上第
1259 页
在科宁案中，本法院确认了基于等同原则的侵权： 因此，金属外层上利用的【负极】添加剂以实质相同于核心上利用的［正
极］添加剂的方法，起着实质相同的作用，产生相同的结果，即，在核心与
导管金属外层产生折射指数差异，这对于导管起到光缆作用，必不可少。 同上，第 1260 页（修改原有）[引用科宁玻璃厂诉萨米图默电器公司联
邦补篇第 671 卷第 1369、1387 页，美国专利周刊第二辑第 5 卷第 1545、1559 页纽约州南区联邦地区法院 1987 年）被告产品通过追加添加剂达到权利要求 的同样折射指数差异，被控产品只是将负极添加剂加入不同部件，本法院认 为这种无关紧要的改变只是替代一种已知的选择方法，目的是达到折射指数 差异所起的作用和结果。同上
　　至于本案，被控产品与权利要求的发明之间差异非同小可。“小点心与 玩乐”椅不是仅仅用一种已知方法替代与座板、背板分开的稳固框架，达到 相同于权利要求的发明所起的身体依靠作用。在此，差异完全不是“无关紧 要”。参阅查理士·格雷纳公司诉玛里“麦德制造厂联邦判例汇编第二辑第
962 卷第 1031、1036 页美国专利周刊第二辑第 22 卷第 1526，1529 页。联邦

巡回区上诉法院 1992 年）为了起到身体依靠功能，权利要求的发明在各椅板 之外增加一个稳固框架。“小点心与玩乐”椅没有这种稳固框架，或者是支 撑其他椅板的等同结构。该椅可完全拆卸成平面的板块。
　　权利要求限定的“等同物”不能实质性地改变发挥权利要求的功能之方 法。佩恩澳尔特联邦判例汇编第二辑第 833 卷
　　第 935 页当某被控产品起着实质相同的功能作用，达到实质相同的结 果，但是方法却有实质区别，就不存在基于等同原则的专利侵权。珀金-埃尔 默公司联邦判例汇编第二辑第 822 卷第 1531 页注 6 在科宁案中，被控产品保 留着核心与金属外层以及两者相应折射指数之间关系。相反，“小点心与玩 乐”椅不具有分开的稳固框架和该框架与起着支撑身体作用的座，背板之间 的关系。同上第 1532 页
　　总之，等同物的概念不包括权利要求范围具体排除的结构。用座板和背 板组装成的稳固框架不等同于权利要求的语言具体限定的、与座板和背板分 开的稳固框架，地区法院在适用等同原则认定“小点心与玩乐”椅是否构成 专利侵权时，未考虑到这一权利要求限定的效应，导致错判。而且，伊芬伏 罗适当地围绕权利要求的发明进行设计。其行为的适当性取决于其实质上在 权利要求发明范围之外的、椅子设计的创造性，取决于公益，伊芬伏罗的“小 点心与玩乐”椅根本就没有规避字面上侵权的“貌似不同的”改变。参阅格 雷弗油罐制造公司美国判例汇编第 339 卷第 612 页伊芬伏罗创造了不同的产 品以便在市场上竞争。
诉讼费由双方当事人承担各自费用。撤消原判，改判。
　　【分析】美国是一个普通法系国家。因此，尽管根据宪法制定的美国专 利法是最早的联邦成文法之一，但是专利法判例作为“活的”专利法，依然 是首要的法律渊源。这就是本章在通过判例解析了美国宪法与专利立法以及 现行专利司法制度之后，特举联邦巡回区上诉法院最近一个判例，说明美国 专利法判例的一般形式及其公布制度的缘故。
读者可以暂且先不考虑本判例的具体内容，而将注意力集中在它的表现
形式上。美国专利周刊公布的专利法判例一般包括以下部分：
　　1.标题。包括， （1）作出判决的法院，“如“上诉法院，联邦巡回区”、 “地区法院，纽约州东区”，等； （2）判决名称，如“多利公司诉斯伯尔 丁与伊芬伏罗公司”、“伯杰案”（In re Bergy，这是涉及美国专利与商 标局行政裁决的上诉案）； （3）案号，如“No.93—1233，”、 “No. CV
—92—1993”； （4）判决日期，诸如“1994 年 2 月 8 日判决”此类。
　　2.概要，包括： （1）案由，如“专利 1.专利侵权——等同原则—— 一般（节 120. 0701）??”，如以下将介绍的，美国专利周刊公布的判决
（或裁决、裁定）实际上涉及所有知识产权领域，因此，每一个判决首先必 须标明具体的知识产权部门，如专利（Patent）、商标（Trademark）、版权
（Copyright）、商业秘密（Trade Secret），等等，以及该法律部门的具 体法律问题，并予以概述，如“专利侵权——等同原则??”，如涉及的具 体法律问题很多，就必须逐个罗列（1.2.3.??）和概述； （2）专利（或 专利申请）与相关判决，每一个专利诉讼的判决都会涉及一项或多项专利（或 专利申请），因此，机要必须标明特定的专利（或专利申请）与相关判决。
　　3.首部。包括：（1）审级与管辖。如”上诉来自??（Appealfrom??）”， “起诉由??（Action by??）”（2）诉讼当事人与审判概况，说明诉讼
　　
当事人的姓名或名称（全称）及其诉讼地位（原告、被告、上诉人、被上诉 人、请愿人、被请愿人，等等），宣布判决；（3）诉讼代理人，说明诉讼代 理人（美国律师）的姓名及其法律事务所全名（美国的 Law Flarn 都以该事 务所的主要合伙人姓名为注册名称）。如果诉状（Brief）不是诉讼代理人撰 写，必须注明撰写人姓名及其法律事务所； （4）合议庭组威，这是对联邦 巡回区上诉法院而言，该法院一般由三位法官（其中一至二位是资深法官） 组成合议庭（Panel）审理专利案件，或由全体法官出庭审理（Enbanc）重大 案件。参阅美国联邦巡回区上诉法院审判规则（1993 年 12 月修订）。判决 书的这一部分必须罗列 Panel 或 Enbanc 的所有法官姓名。
　　4.正文。包括： （1）陈述判决意见、或多数意见的法官，如本判例的 “雷德法官”； （2）判决概要； （3）事实，标题不一，如，“事实（Facts）”、 “背景（Background）”、等；（4）理由，标题也各异，如“讨论（Discussion）”、 “分析（Analysis）”，等； （5）结论。读者可以从本书选析的诸多判例 中发现，正文的格式并非千篇一律，不同性质或内容的判决会有不同的形式。 但“万变不离其宗”，实质上都包含这五个部分：其中，理由部分最为重要， 是判决的核心，判例法的实质所在。因此，这部分篇幅最大。
　　除了以上四个部分，有些判决还附带少数意见、部分同意或反对、注解， 等。
对于公众来说，公布的最新专利法判例首先来自美国专利周刊（The
United States Patents Quarterly Covering lntellectualProperty Law，USPQ）。这是设在华盛顿的国家事务局公司（TheBureau of NationaI Affairs，Inc.）出版的众多法律周刊之一，每周一出版，每份的年订费需
1000 多美元。由于它每周公布最新的知识产权法判例以及有关重要信息，因
此是美国知识产权界最重要和最具权威性的周刊。在我曾访问的美国知识产 权法律事务所里，有关律师每周都例行讨论专利周刊上公布的专利法判例， 研究专利法变化的最新动态。在美国专利周刊上公布的专利法判例同时被输 入全美两大计算机法律文献检索系统，即，西方出版公司的 LEXIS 和 WESTLAW。参阅 [美]科恩美国法律文献检索商务印书馆 1994 年在专 利法判例被统一编入西方版的最高法院判例汇编（West’s Supreme Court Reporter）或联邦判例汇编（West’s Federal Reporter）之前，人们可根 据美国专利周刊的检索号，如， 29 U.S.P.Q. 2d 1769，从 LEXIS 和 WEST-LAW 中查取多利公司诉斯伯尔丁与伊芬伏罗判决全文。在它被编入这两 大判例汇编后，人们则可同时根据其检索号，如，833F.2d 931 查取佩恩澳 尔特公司诉杜兰德—韦兰公司判决全文。LEXIS 和 WESTLAW 的每个用户必须 事先获得该系统管理机关的同意，并得到个人密码。美国专利周刊、美国判 例汇编、最高法院判例汇编、联邦判例汇编和联邦判例汇编补篇等都是公开 出版物。正是由于上述完备统一和充分披露的专利法判例公布制度以及简便 快速的检索系统，使得人们不致于在浩翰的判例法“海洋”里迷航。
　　判例 3 的具体内容是关于专利侵权的等同原则 （ Dectrine ofEquivalents）适用问题。原告在地区法院的重审中，指控被告的“小点心 与玩乐”椅（Snack＆play chair）与其专利产品便携可调式童椅实质相同， 构成基于等同原则的专利侵权。地区法院判决，根据等同原则，被告侵犯了 原告的专利权。联邦巡回区上诉法院认为原判“不适当地适用等同原则”， 即忽视了“本诉讼中的专利关于要求稳固框架（stable rigid frame）与
　　
背板及座板分离的限定（limitation）”；或者说，“等同物的概念不包括 权利要求范围具体排除的结构”，从而导致错判。上诉审判决在“讨论”部 分对专利侵权的认定步骤、等同原则的基本内容、等同原则的若干适用要点
（如，“等同原则不能延伸或扩大权利要求的范围。等同原则不要求被控产 品的组成部分与权利要求的发明之间一一对应”）以及“限定”和“要素
（element）”等术语的含义作出简明扼要的分析。该判决几乎引用了所有关 于等同原则的先例。其中，格雷弗油罐制造公司诉林德航空用品公司（本书 判例 21）和佩恩澳尔特公司诉杜兰德-韦兰公司（本书判例 22）尤为重要。 由于专利法判例涉及具体的技术问题，内容都比较复杂，而等同原则又是专 利侵权诉讼中颇令法官们棘手的法律问题，因此判例 3 是一个棺对简单但不 失为典型的专利侵权诉讼判例。本书第四章的判例 20 至 22 将详细介绍和分 析等同原则的历史来源、发展过程及其趋势。
第二章可取得专利权的主题