4.一般数字计算机的程序可作为


“工序”取得专利权
判例 4.戈特斯乔克诉本森
（美国最高法院， 1972 年） 美国判例汇编第 409 卷第 63 页
　　【道格拉斯大法官宣读法院意见】被请愿人向专利局提出专利 申请， 该申请专利的发明被描述为：有关在一般数字计算机上“通过程序进行数据 处理，特别是数值信息的程序换算”，申请人对二进制编码十进制（BCD）的 数字换算为纯二进制数字的方法提出权利要求。该权利要求不限定于任何特 定工艺或技术，或者任何特定装置或机器，或者任何特定目的之利用，因而 是要包括在任何一般数字计算机上对该权利要求的方法之任何利用。专利局 驳回了第 8 项和第 13 项权利要求，关税与专利上诉法院准许了这两项权利要 求。
　　问题在于，被描述井提出权利要求的方法是否属于专利法意义上的“工 序”。
　　与模拟计算机不同，数字计算机处理以数字表示的数值，通过数学运算 解答问题，就好比人用脑和手作同样工作。某些数字作为计算机软件被贮存， 另一些数字则以被设计为认可的形式输入计算机，一般用途的计算机可根据 各种各样的程序进行操作。
数目表示有各种形式。比如，电脉冲的时间级数、磁带表面的磁点、卷
筒、或磁盘、阴极射线显像管屏幕上的指示光点、纸卡上孔穿洞的有无、或 者其他装置、方法或程序是数字计算机的编码指令序列。
所要求的专利是运用一般的数字计算机，将二进制编码十进制形式的信
号换算为纯二进制形式的信号之方法。众所周知，解答既定数学问题的程序 叫做“公式”。在目前权利要求中陈述的程序就是这种公式；这就是说，这 些是用于解决将一种数目表示形式换算为另一种形式的数学问题的程序一般 化方程式。在特定的适用时，从一般的方程式出发，程序可以发展。
十进制利用 10 的数字，表示 0，1，2，3，4，5，6，7，8 和 9。任何数
字表示的数值像在任何按位记数法里一样，取决于它的单个数值和它在数序 中的相对位置。十进制数目是通过将数字放在数序的适当位置或行来书写， 即，“个”（100），“十”（101），“百”（102），“千”（103），等。 因此，数目 1492 就奉示为（1×103）＋（4×102）＋（9×101）＋（2×100）。 纯粹的按位记数二进制利用两个符号作为数字——0 和 1。0 和 1 放在具
有以 2 的连续升力为基础的数值数字中。在纯二进制记数法中，十的按位是
2；百的按位是 4；千的按位是 8。在二进制里，任何 0 至 10 的十进制数目都 可以用下列表指示的 4 位数或位置来表示。
以 2 的乘方积表示
23 22 21 20
十进制 （8）（4）（2）（1） 纯二进制
0＝ 0＋ 0＋ 0＋ 0 ＝0000
1＝ 0＋0＋ 0＋20 ＝0001 2＝ 0＋ 0＋21＋ 0 ＝0010 3＝ 0＋ 0＋22＋20 ＝0011
4＝ 0＋22＋ 0＋0 ＝0100

5＝ 0＋22＋0＋20 ＝0101
6＝ 0 ＋22＋21＋0 ＝0110
7＝ 0＋22＋21＋20 ＝0111
8＝ 23＋ 0＋ 0＋ 0 ＝1000
9＝ 23＋ 0＋0＋20 ＝1001
10＝ 23＋ 0＋21＋ 0 ＝1010
　　利用十进制数目的 BCD 制以电码组合代替十进制数序的每一个十进制数 字。十进制数序具有表右栏指明的相应四位数二进制数。因此，十进制的 53
在 BcD 中以 0101 0011 表示，因为十进制的 5 等于二进制的 0101，3 等于
0011。但是，在纯二进制按位中，十进制的 53 等于二进制的 110101，通过 上述表，我们可以用大脑将 BCD 数目换算为纯二进制的数目，要求获得专利 的方法通过改变步骤顺序和某些步骤里用于书写倍数的标记以及在每一连续 操作后采取的小计，使数学公式一般化。数学推导可在现有的计算机上进行 而不必有任何新的机器。并且，如上所说，没有计算机也能进行这种推算。 本法院在麦凯公司诉广播公司，美国判例汇编第 306 卷，第 86、 94 页（1936 年）中指出：“科学真理或科学真理的数学表示不属于可取得专利 权的发明，而在科学真理知识的帮助下创造的某新颖和实用的结构却是可取 得专利权的发明。”该陈述遵循了一条早已得到公认的规则：“观念本身不 可以取得专利权”。“抽象的原则属基本真理；始初原因、动机也属此类， 这些都不能取得专利权。任何人都不能对之要求排他权。”利罗伊诉泰瑟姆， 美国判例汇编第 55 卷第 156、175 页（1953 年）自然现象（尽管属正当发现）、 思维过程、抽象的智力概念（作为科学技术工作的手段）都不能获取专利权。 诚如我们在芬克兄弟种子公司诉卡罗公司，美国判例汇编第 333 卷，第 127、
13O 页（1948 年）中所说：“未知自然现象的发现者没有任何法律承认的垄
断权利要求。如有基于发现的发明，它必须是将自然法则运用于新颖和实用 的目的。”这些判例处理的是“产品”权利要求，而本案涉及的是“工序” 权利要求。但是，我们认可适用同样原则。
在此，“工序”权利要求十分抽象和广泛，包括了 BCD 换算成纯二进制
的已知和未知的利用。最终的利用可能是： （1）从火车的运行到驾驶执照 的核实乃至在法律书籍中查寻先例；（2）通过任何现在机器或未来的机器， 或根本就不需要任何装置来进行。
在奥赖利诉默斯，美国判例汇编第 56 卷，第 62 页（1853 年）中，默斯
获准取得一项利用电磁产生可区别的电话讯号的工序专利。但是，法院拒绝 了第 8 项权利要求。该权利要求是“电磁的利用，但用于标明或打印任何距 离的清晰数字、标志或字母。”法院解释道：“如果允许这一权利要求，它 所涉及的将不是随结果而出现的工序或机器。因为我们知道，随着科学发展， 有些未来的发明可能会发现利用电流有距离地书写或打印的方法，而不需利 用原告说明书陈述的工序或组合，他的发明也许不太复杂，制造和操作的费 用较少。但是，如果专利权包括这一要求，发明者不会利用它，公众在没有
专利人的许可时也不能从中得益。”同上，第 113 页。 在电话案，美国判例汇编第 126 卷，第 534 页（1887 年）中，本法院对
默斯案解释如下：“该判决的效应是，作为动力的磁力利用不论与专利有关 的特定工序联系如何，都不能取得专利，但是在联接中的利用可以取得专利。 贝尔的发明是利用电流传送声音或其他音响。该权利要求不是利用来自电池

的自然态势的电流，而是在一封闭的电路里将电流设置为某种特定条件以适 合声音和其他音响的传送。并在这种条件下为这种目的而利用电流。”换言 之，该权利要求的不是“那种与其专利相关的特定工序毫不相干的电力利 用。”这种电力利用的专利是对“磁电机和可变电阻方法两者而言”。贝尔 的权利要求不是对所有电话的电力利用而言。
　　在科宁诉比登，美国判例汇编第 56 卷，第 252 页（1853 年）中，本法 院说：“某人可能在硝皮、漂白等与特定机器或机械无关的过程中，发现某 新的和实用的改进。”此类例子有“硝皮、漂白、水洗布生产、印度橡胶的 硬化、溶炼矿石等工序”。这些都是利用化学物质或采取诸如温控此类物理 行动的例子。然而，改变原料的化学工序和物理行动足以确定专利垄断的界 限。
　　科切雷诉迪纳，美国判例汇编第 94 卷，第 780 页（1876 年）涉及一种 旨在提高面粉质量的生产工序。该工序首先将超细面粉分离，然后通过空气 吹动从中层去掉杂质，调整中层，最后将产品与超细粉搅和。该权利要求并 不限于任何特殊机器装置。本法院认为：
　　无可争辩，不限定特殊工具的该工序可取得专利权。如果工序步骤之一 是将某种东西加工为面粉，那么就不管用什么工具或机器，不论是锤子、杵 和研钵，或臼研机。可以指出某种工具；但是如果专利不限定特殊工具或机 器，其他人的使用将会构成侵权（一般工序相同）。工序是处理某些材料以 产生既定结果的方法，这是围绕主题转化和产生不同状态或东西的某种行动 或行动系列。
有人认为，工序专利必须与特定机器或装置相联系，或者必须用于操作
以将某些东西或材料转变为不同的形态或东西。我们并不坚持只有满足了本 法院的先例要求才可能有资格取得专利权。据说某判决否认任何用于计算机 的程序可获得专利。我们也并不如此认为，据称我们处理的是数字计算机程 式问题，但这种看法将扩展到模拟计算机。然而，我们从开始就申明，我们 所处理的仅仅是数字计算机，还有人说我们将工序专利限于过时技术，把不 断涌现的新技术拒之门外，这决非我们的意图。长话短说，以下是我们的判 决理由。
一个人不能取得某种观念的专利权，这已达成共识。但是，实际上，本
案中将 BCD 数目转换成纯二进制数目的公式，如可取得专利权，那么就会出 现这一结果。在此所涉及的数学公式除了与数字计算机有关，别无其他重大 的实际适用。这就是说，如维持下级法院的判决，便向数学公式畅开了通往 专利的大门，专利实际上就成了数学公式本身。
　　也许，专利法应于扩展以包括这些程序。我们不打算论及有关的政策问 题。总统的专利制度委员会已否定了这些程序可获取专利权的建议：
　　目前存在着一种不确定性，即，法律是否允许将有效的专利权授予程序。 由于缺乏法定主题的原因，授予程序以专利权的直接企图已遭否决。通过起 草作为工序的权利要求，或以既定方式程序化的机器或部件，而不是作为程 序本身的权利要求，从而获得专利的间接途径则使问题更为混淆而不可取。 专利局现在不能审查程序申请，因为缺少分类技术和查寻档案的条件。即使 具备了这些条件，可靠的调查也是纸上谈兵或得不偿失，因为由此产生的现 有技术举不胜举，如无可靠的调查，程序专利形同虚设，其有效性不复存在。 应注意，在无专利权保护和对程序实施版权保护的情况下，大量程序如
　　
雨后春笋般地涌出。 如这些程序均可获得专利权，将会引起许多只有国会专门委员会才能解
决的问题。因为这需要广泛的调查权力，包括举行听证会，全面听取该领域 的操作者的意见。本法院所收到的不少书面意见提及的技术问题说明，国会 有必要采取深思熟虑的行动。特此，撤消原判，改判。
　　【分析】这是 1952 年专利法实施后，美国最高法院作出的第一个关于数 字计算机程序可否获取专利权的重要判决，也是近二十多年来美国专利法中 最有争议的判例之一。参阅帕梅拉·塞缪尔森，重温本森案：反对给予算法 和其他有关计算机程序发明以专利保护的判例，埃默里大学法学杂志第 39 卷第 1025 页（1990 年）。
　　1952 年专利法第 101 节对“可取得专利权的发明”（Inven-tions patentable）作了如下规定：
　　任何人发明成发现任何新颖和实用的工序、机器、产品，或合成物，或 任何上述各项新颖和实用的改进，符合本法规定之条件与规定，均可取得专 利权。
　　美国国会至今未对此规定作任何修改。伯杰案（本书判例 1）对该规定 作了迄今最为详尽的司法解释。在美国，该规定通常被称为“可取得专利权 的主题”（Patentable subject matter）。所谓“主题”，按照美国国会 在通过第 101 节时的解释，是指“隶属本标题之条件与要求”。参阅伯杰案。 因此，主题的含义相当于我们中国专利法学说所谓可获取专利权的“客体”
（相对“主体”而言，“主体”与“主题”的英语是同一个词“subject”，
但在不同上下文里，意义完全不同。） 美国专利法规定的“可取得专利权的主题”包括以下三类：
（1）制造品类，甲）机械（或机器）；乙）产品；丙）合成物；
（2） 工序类；
（3）上述各项的改进类。
　　尽管美国专利法第 100 节（二）对“工序”（process）这一术语下了如 此定义：“工序是指工艺、技艺或方法，包括已知工序、机械、产品、合成 物，或物质的新利用”，但是，定义不“定”。作为可取得专利权的主题， “工序”究竟是否包括计算机程序发明，就是其中一例。 60 年代中期，随 着计算机应用的普及，美国的计算机软件工业兴起。1965 年，当时的美国总 统约翰逊任命了一个由著名的科学家、学者和主要的计算机与高技术产业的 厂商代表及专利局局长组成的特别委员会，以研究是否需要对计算机程序发 明采取专利保护。1966 年，该委员会的专门报告得出了否定的结论，并建议 国会通过立法，明确地将计算机程序发明排除在专利保护范围之外。理由很 多：其一，计算机程序不是国会制定专利法时旨在保护的“工序”；其二， 计算机程序的技艺完全是在不依赖专利的情况下产生与发展的，因而它也无 须专利保护；其三，版权与商业秘密的保护似乎已起到了保护计算机程序的 作用；其四，专利局不具备审查程序专利的条件，根据该报告的精神，美国 专利局便以“不属于取得专利权的主题”为由，将有关计算机程序发明的专 利申请一概驳回。
　　然而，美国关税与专利上诉法院却反其道而行之。在本森案之前，它接 连撤消了专利复审委员会关于驳回计算机程序发明专利申请的终局裁决。其 主要根据是：第一，只要涉及程序的权利要求包含某些权利要求的语言，即
　　
将专利范围限于程序的机械执行过程（machine implementation of the process），而不是所谓“思维过程”（mental process），它就属可获取 专利权的主题；其二，作为“技术工艺”（technological arts，按照里奇 法官后来在伯杰案中的解释，这是宪法专利条款中“实用技艺”的同义词。 参阅本书判例 1 的一部分，计算机程序发明属于法定主题。
　　本森案中的专利申请人本森是美国电话电报公司贝尔实验室的一名雇 员。他的专利申请第 8 项与第 13 项权利要求是：
　　权利要求 8，将二进制编码十进制形式的信号换算成二进制形式的信号 的方法，包括如下步骤：
（1）将二进制编码十进制信号贮存于再进入移位寄存品；
　　（2）至少通过三处将信号移向右面，直至在该移位寄存器的第二位置处 有二进制“1”；
（3）掩码在该移位寄存品的第二位置处的二进制“1”；
（4）将二进制“1”添加至该移位寄存器的第一位置；
（5）通过二个位置将信号移至左面；
（6）将“1”添加至第一位置；
　　（7）至少通过三个位置将信号移至右面，以便为随后该移位寄存器第二 位置的二进制“1”做准备。
权利要求 13，将二进制编码十进制数字表示换算成二进制数字表示的数
据处理方法，包括如下步骤：
　　（1）从最不重要的二进制数字位置开始，对表示二进制“0”或“1”的 最重要的十进制数字表示的每一个二进制数字位置进行测试；
（2）如找到二进制“0”，重复步骤（1），以寻找该最重要的十进制数
字表示的下一个最不重要的二进制数字位置；
　　（3）如找到二进制“1”，将二进制“1”添加在下一个较不重要的十进 制数字表示的最不重要的二进制数字位置（1＋1）和 （i＋1）：
（4）在查遍该最重要的十进制数字表示的二进制数字位置的基础上，重
复步骤（1）至（3），以寻找下一个经过步骤（1）至（3）修改的较不重要 的十进制数字表示；
（5）重复步骤（1）至（4），直到第二个最不重要的十进制数字表示已
经如此处理。 专利局专利复审委员会维持了专利审查员对这两项权利要求的最后驳
回。理由是，它们作为“思维过程”不属可取得专利权的主题。关税与专利
上诉法院在审理本森的上诉时，将权利要求 8 和 13 区别对待，认为前者提及 “信号”与“移位寄存器（一种计算机硬件），因而不属于“思维过程”， 后者虽可能用笔和纸来做，但实际上都用数字计算机操作进行，因而是一种 “机械操作过程”。参阅本森案联邦判例汇编第 441 卷，第 687 页美国最高 法院根据专利局局长的请愿，调卷审核此案。读者可在判例 4 中看到，最高 法院既没有区别权利要求 8 和 13，也只字不提“思维过程”或“机械操作过 程”，而是用“算法”（algorithms）来概括上述权利要求，并在“长话短 说”的判决理由中将“算法”与“数学公式”（mathematical formula）等 同。此外，最高法院在解释“工序”专利时援引的四个先例都是上一世纪的， 这些都成了以后人们批评该判例的口实。比如，美国著名计算机法专家，现 任哥伦比亚大学法学院教授的帕梅拉·塞缪尔森女士指出，关税与专利上诉

法院在审理包括本森案在内的所有涉及计算机程序专利申请的上诉案时，从 未提到过“算法”这个词。“正是最高法院的本森案判决将注意力转向‘算 法’”。参阅 重温本森案第 1043 页美国专利法理论的“泰斗”，华 盛顿大学（西雅图）法学院知识产权法高级研究中心主任，唐纳德.S.奇茨姆 教授更是毫不客气地称该判决是“反专利的司法偏见”之产物，参阅唐纳德.S. 奇茨姆，软件保护的未来：算法可获取专利权的条件匹兹堡大学法学评论第
47 卷第 959、 961 页（1986 年） 本森案之后的二十多年里，计算机技术及其产业飞速发展。尽管美国最
高法院至今仍未明确在推翻本森案的判决，但是，在计算机程序发明可否作 为取得专利权的主题这个问题上，它的反对态度已有所转变。以下两个判例 说明了该转变的过程及其有限程度。
5.本森案之后的发展




判例 5.帕克诉弗卢克
（美国最高法院， 1978 年） 美国判例汇编第 437 卷第 548 页
　　被请愿人申请关于“校正警戒临界的方法”专利。该方法唯一的新颖特 征是数学公式。在戈特斯乔克诉本森中，本法院认为，某新颖和实用的数学 公式之发现不能取得专利权。本案的问题在于，这种公式实用的但却是常规 的，解答后（post—solution）适用的有限范畴之识别，是否使被请愿人的 方法有资格获得专利权保护。
　　“警戒临界”是一个数目。在催化的转换工序中，诸如温度、压力和流 率此类的工作条件始终受到监控。当这些“工序变量”的任何一项超出预定 “警戒临界”，某警戒信号便显示效率不足或危险的异常条件。对于稳定的 工作状态而言，固定的警戒临界是合适的，但是在起动等瞬间工作状态时， 就有必要定期“校正”警戒临界。
　　被请愿人的专利申请描述了一种校正警戒临界的方法。该方法实际上由 三个步骤组成：首要步骤仅仅是测量工序变量（如温度）的显示；中间步骤 是利用一个算法计算某个被校正的警戒临界值；最后步骤是将实际的警戒临 界调整到被校正的值。改变警戒临界的常规方法与被请愿人申请书中所说的 方法之唯一区别在于第二个步骤——数学算法或曰公式。一旦操作者掌握了 原始警戒基点，适当的安全边际，每一校正之间经过的间隙，当时温度（或 其他工序变量）和用于平衡原始警戒基点与温度的适当衡量因素，他就可利 用算法计算被校正的警戒临界。
专利的权利要求包括了对被请愿人公式的任何利用，以校正烃催化转换
工序涉及的任何程序变量的警戒临界值。由于在石化和其他炼油工业中有许 多这种工序，因此该权利要求覆盖了这种方法潜在利用的广泛范围。然而， 它们并没有覆盖该公式的每一种适用。
第 101 节的清晰语言没有回答这个问题（该工序是否可取得专利权）。
诚如被请愿人所说，他的方法是普通词义上的“工序”。但是，它确实也是 算法，在涉及算法的戈特斯乔克诉本森案中，算法被说成是将二进制编码十 进制数目转化为纯二进制数目的方法。
可取得专利权的“工序”与不可取得专利权的“原则”之间界限并非泾
渭分明。两者都是“思维概念，只有在它被实施或操作时，才能通过其效果 看到它。”在本森案，我们得出结论，工序申请事实上是寻求某种观念的专 利，提出：“在此所涉及的数学公式除了与数字计算机有关，别无其他重大 的实际适用。这就是说，如维持下级法院的判决，便向数学公式畅开了通往 专利的大门。专利实际上就成了数学公式本身。”
　　被请愿人正确地指出了这段语言不适用他的权利要求。他没有寻求“买 断数学公式”，因为在石化和炼油工业之外，公众仍可利用他的公式。他还 强调，特定的“解答后”活动——将警戒临界调整到按公式由计算机处理的 数字——使本案区别于本森案，并使其工序可取得专利权。本法院不同意。 无论解答后活动本身怎样寻常或明显，该活动可以将某种不可取得专利 权的原则转化为可取得专利权的工序这样一个观念是夸大了形式而忽视了实 质。有技能的起草者可以给几乎任何数学公式披上一些解答后活动形式。假
　　
如勾股定理是不能取得专利权的，或部分地可取得专利权，因为某专利申请 包含某最后步骤，指明该公式被解决时可适用于现有的一般技术。
　　同样很清楚，某工序不会仅仅因包含自然法则或数学算法，而不能取得 专利权。比如在麦凯广播与通讯公司诉美国广播公司，最高法院判例汇编第
306 卷，第 86 页（1939），申请人要求获取一项有关方向天线系统的专利。 在该系统中，某数学公式的逻辑适用决定了电路。斯通大法官将可取得专利 权的问题作为侵权分析的前提。他解释道：
　　科学真理及其数学表示不是可取得专利权的发明，而在科学真理知识的 帮助下创造的新颖和实用结构却可能是。
　　不仅仅是数学算法的工序必须是新颖的和实用的。确实，数学算法的新 颖性根本不是决定性因素。在权利要求的发明做出之时，算法事实上是否被 知而作为“科学与技术工作的基本工具”，参阅戈特斯乔克诉本森这被当作 类似于现有技术而加以考虑。
　　自然法则的发现不能取得专利权。该规则并不是建立在这一观念上，即， 自然现象非属程序，而是依赖于更为基本的理解，即，这种发现根本就不是 专利法保护的“发现”。在决定某请求专利权的发现实际上是否新颖或显而 易见之前，必须决定它到底是哪一种发现。
在很大程度上，我们的结论所依赖的理由来源于本法院先例，这些先例
问世之时，开发计算机程序的现代产业尚未出现。工业发展的程度可以解释， 为何缺乏支持计算机程序可取得专利权的先例。因此，先例的缺乏和本判决 都不能被解释为反映了这一判断，即，对某些新颖和实用的计算机程序给予 专利保护不利于促进科学和实用技艺的发展，或者说，这种保护是不可取的 政策、有关哪些程序适合于专利保护以及保护的形式等棘手的政策问题，只 有国会在目前的实验数据基础上才能回答，而本法院则不能。【斯围尔特大 法官不同意，伯格首席大法官与伦奎斯特大法官附议】 本案焦点是：如果 仅仅孤立地看某权利要求的工序中一个步骤，它不属于可取得专利权的王 题，那么该权利要求的工序是否就失去了可取得专利权的主题这一地位。关 税与专利上诉法院认为，该工序是可取得专利权的主题，本森案不适用本案， 理由是“目前的权利要求并没有买断其中包含的公式或算法，因为算法的解 答本身并不侵犯权利要求。
对我而言，关税与专利上诉法院的这一判决完全符合专利法的基本原
则。确实可以假定，成千上万已获专利权的工序发明和工序与制造品的组合 发明包含了一个或多个步骤或要素，其本身不属可取得专利权的主题。
　　【分析】比较判例 4 与判例 5，我们可以看到如下转变：首先，美国最 高法院在认定“校正警戒临界的方法”（Method for UpdatingAlarm Limits）是否属于可取得专利权的主题时，将问题的焦点从“算法”式“数 学公式”转向“[数学公式的]新颖特征（novelfeature）”。1972 年，最高 法院在本森案中以不容争辩的口气否定了数字计算机程序发明取得专利权的 可能性。但是，美国专利局和美国关税与专利上诉法院之间围绕这个问题展 开的争论并没有结束。以里奇法官为代表的关税与专利上诉法院依然反对全 盘否定的态度，在一些专利申请的上诉案中撤消了专利局的终局裁决，认定 有些计算机程序发明属于可取得专利权的主题，如约翰斯顿案联邦判例汇编
第 502 卷第 765 页（关税与专利上诉法院，1974 年）。如果专利局一味以数 学公式为由驭回计算机程序发明的专利申请，显得理由不足。在驳回“校正

警戎临界的方法”专利申请时，专利局提出了一个新理由，即以所谓“新颖 点”（pointofnoveL-ty）标准来衡量与计算机程序有关的发明申请是否属于 可取得专利权的法定主题。从判例中.我们可以看到，弗卢克的权利要求是一 项校正警戎临界的改进工序，该工序在进行石化的催化转换的工厂里采用。 专利审查官承认弗卢克的发明是实用的技术工艺，但仍驳回专利申请。其理 由是，该工序与现有技术的唯一差别是它在工序的第二步骤中利用了一个公 式。为此，审查官认为，如将专利授予弗卢克，等于将专利授予公式本身。 这是木森案所禁止的。专利复审委员会表示同意。关税与专利上诉法院反对 将注意力集中在公式上，认为焦点是“利用公式来改进常规生产体系工序的 某权利要求是不是法定主题。”弗卢克案联邦判例汇编第二辑第 559 卷第 21 页（关税与专利上诉法院， 1977 年）最高法院赞同专利复审委员会的意见， 认为“该方法唯一的新颖特征是数学公式”。
　　诚然，从将数字计算机程序发明一概排斥在可取得专利权的主题之外， 到讨论数学公式在工序中的作用及其新颖性，可以说是趋向于扩大主题范围 的微妙变化。但是，正如里奇法官在伯杰案（见本书判例 1）中所说：“我 们在弗卢克案中发现一个令人遗憾和似乎无意的但却是清清楚楚的混淆，即 将在概念上不相关的各法律规定混为一谈。”具体地说，就是将美国专利法
第 101 节的可取得专利权的主题与第 102、103 节的可取得专利权的条件混
同。新颖性是可取得专利权的条件。在审查某发明是否可取得专利权时，首 先是看它是否属于法定主题范围。按照里奇法官的说法，这是“在通向获得 专利权的坎坷小径上必须打开的第一道大门”。尽管里奇不是最高法院的大 法官，但是在专利法问题上，他的阅历与见解是同时代的大法官们往往不能 比拟的。
其次，判例 5 明确指出“工序并不仅仅因包含自然法则或数学公式，而
不能取得专利权”，同时承认给予某些新颖和实用的计算机程序发明以专利 保护将有利于促进科学技术的发展。这说明最高法院已不再将数字计算机程 序发明一概排斥在可取得专利权的主题之外，并再次呼吁国会通过立法明确 哪些程序可取得专利权。但是国会依然“按兵不动”，似乎有意将此留给司 法解决。
最后，也是最重要的变化是，判例 5 以六比三通过，而判例 4 则是一致
通过。该判例的反对意见（伦奎斯特大法官附议）认为某工序中包含一个或 多个数学公式，并不影响该工序的可取得专利权的主题地位，这实际上是说， 作为整体的计算机程序发明属于主题范围。这正是判例 6 的法律意义。
6.作为“整体”的计算机程序可作为


“工序”取得专利权


判例 5.戴蒙德诉迪尔
（美国最高法院， 1981 年） 美国判例汇编第 450 卷第 179 页
【伦奎斯特大法官】我们准许调卷审核，决定一项熟化合成橡胶的工序
（包括若干利用数学公式的步骤和一台程序化的数字计算机）是否属于美国 法典标题 35 第 101 节规定的可取得专利权的主题。
一
　　被请愿人于 1975 年 8 月 6 日提出本案涉及的专利申请。权利要求的发明 是一项将未加工的和未熟化的合成橡胶形成熟化的加工产品的工序。该工序 使用一个模具将未熟化的原料在高温压力下准确成形，然后在模具里将合成 橡胶熟化，以便在压模完成之后该产品能保护原形和发挥其操作功能。
　　被请愿人称，他们的工序确保了适当熟化的压模品生产。要获得良好的 熟化，取决于若干因素。其中包括侍压模品的厚度，压模过程中的温度和该 压模品受压的可允许时间。人们完全可以利用众所周知的时间，温度和熟化 关系，通过阿赫尼斯方程式（Ar-rhenius equation）计算何时开模井取出 产品。然而，根据被请愿人所说，由于不能准确地测量模压温度，工业界还 不能获得统一的准确熟化，因此决定熟化时间的必要计算变得十分困难。因 为模压内的温度由此而被视作不可控制的变量，所以常规生产的做法只得这 样计算熟化时间，即，假定某一装料和不装料过程中压模一开模的合理时间， 将所有产品零件确保被熟化的最短时间作为熟化时间。可是，该做法的缺点 在于，不可控制的变量必然导致有时压模一开模时间过长和橡胶熟化过份， 有时则时间过短和熟化不够。
被请愿人强调，他们对技艺的贡献是将工序设计为可始终测量模具内部
的实际温度，这些温度值被自动地输入一台利用阿赫尼斯方程式不断重新计 算熟化时间的计算机内。当重新计算的时间等于压力停止后流逝的实际时 间，计算机便向某装置发出开模信号。据称，对模膛内温度作不问断测量， 将这一信息输入不间断重新计算熟化时间的数字计算机和由计算机指示开 模，均为技艺中的新颖工序。
专利审查官驳回了被请愿人的权利要求。唯一的理由是，依美国法典标
题 35 第 101 节，权利要求的发明不属法定主题。他决定，被请愿人权利要求 的这些由计算机处理贮存程序控制而进行的步骤，依本森案的判例不属法定 主题。其余步骤——将橡胶注入压模和以后的压模停止——都是“常规的和 工序必不可少的，因而不是取得专利的基础”。审查官的结论是，被请愿人 的权利要求规定了一种对操作橡胶成形压模的计算机程序，并寻求保护。
　　专利与商标局复审委员会同意审查官的决定，但是，关税与专利上诉法 院撤消了该决定。该法院认为该权利要求并不因为涉及计算机而不属于法定 主题。被请愿人的权利要求并没有导致数学计算法或改进的计算方法，而是 一种通过解决橡胶产品压模中产生的实际问题，进行橡胶产品压模的改进工 序。
二
　　在戴蒙德诉查克热巴提美国判例汇编第 447 卷第 303 页（1980 年）中， 本法院讨论了专利法，尤其是美国法典标题 35 第 101 节的历史目的，如同在 查克热巴提案中本法院所做的，我们在此必须解析第 101 节。
　　
　　如是法规的解析，我们须以法规的语言为起点。除另有规定，“词语的 解析须取其通常的，当代的，普遍的含义”，并且，在论及专利法时，我们 一再提醒“法院”不能解读立法尚未表示的专利法限定和条件”，戴蒙德诉 查克热巴提同上第 308 页，援引合众国诉杜比利埃电学容品公司美国判例汇 编第 289 卷第 178、199 页（1933 年）
　　1793 年专利法将法定主题定义为：“任何新颖和实用之技艺、机械、制 造品，或合成物，或任何上述各项的新颖和实用之改进”。直到 1952 年，国 会在制定新的专利法时才用“工序”一词替代“技艺”。我们现在要解析的 就是“工序”这个词。为了决定其意义，我们不能忘却有关 1952 年专利法的 国会专门委员会的报告，它告诉我们，国会欲使法定主题“囊括阳光下由人 制造的任何东西”。
　　虽然“工序”一词直到 1952 年才被写入专利法第 101 节，但是工序在历 史上一直享受着专利保护，因为它被认为是 1793 年专利法所使用的术语— “技艺”—的形式。
　　我们认为，压模准确的合成橡胶产品的物理与化学工序，属于第 101 节 规定的可取得专利权的主题范畴，被请愿人的权利要求涉及到将物品（在本 案中，指原始的，未熟化的合成橡胶）转化为无可争辩的不同形态或东西。 被请愿人的权利要求具体地说明了该工序的每一步骤，即从开始将原始的、 未熟比的橡胶注入模具，到最后熟化结束时开模。诸如此类的工业程序是在 历史上早已获取专利法保护的种类。
三
　　我们上述结论并没有因该工序的某些步骤利用了数学公式和程序化的数 字计算机而改变。本法院毫无疑问地承认第 101 节的限定，并认为法规的术 语没有包括每一个发明。专利保护的对象排除了自然法则、自然现象和抽象 观念，关于抽象观念，我们作了如下解释：
在地球上发现的某种新的矿产或者在森林里发现的某种新的植物，都不
是可取得专利权的主题，类似的，爱因斯坦的著名法则 E＝mc2 不能获得专利 权；牛顿的万有引力定律也不能获得专利权。这种发现是“自然的表现，它 向所有人而不是只对某个人畅开大门”。
戴蒙德诉查克热巴提，同上第 309 页。
　　我们最近在戈特斯乔克诉本森，和帕克诉弗卢克这两个与计算机有关的 判例中所坚持的就是这些业已确立的原则。在本森案，我们认定，一个用于 将二进制编码十进制数字转化为相等的纯二进制数字的算法不属可取得专利 权的主题。该算法的唯一实际适用是与一般数字计算机有关的程序。我们将 “算法”定义为“解答既定数学问题的程序”。我们还得出如下结论，这种 算法或数学公式像自然法则一样，不能成为取得专利权的主题。
　　帕克诉弗卢克的情况类似。权利要求的是计算“警戒临界”的方法，警 戒临界只是一个数字。本法院得出结论，专利申请是企图获得对计算这种数 字的公式的保护。在其他变量因素已知的情况下，人们可利用这个公式计算 校正的警戒临界。然而，该申请既没有解释如何决定其他变量因素，也没有 “包含任何有关工作的化学工序，工序变量的监视，或者解除或调整警戒系 统的披露。它所提供的就是计算校正的警戒临界的公式。”
　　相反，被请愿人在此并不是想获取对数学公式的专利权，而是要求对熟 化合成橡胶的工序之专利权。他们的工序确实是采用了一个众所周知的数学
　　
方程式，但是他们并没有想买断该方程式的利用。他们只是想不让其他人在 与他们权利要求的工序其他步骤相联系的条件下利用该方程式。这些步骤包 括将橡胶注入压模，关闭模具，始终设定模具温度，通过利用公式和数字计 算机始终重新计算适当的熟化时间，最后在适当的时间自动打开压模。显然， 人们不需要“计算机”来熟化天然的或合成的橡胶，但是，如果计算机的利 用与工序专利相结合，大大地减少了“过分熟化”或“熟化不够”的可能性， 那么作为鳖体的工序并不因此成了不可取得专利权的主题。
　　本法院较前的意见支持目前我们的结论，即，某属于法定主题的权利要 求并不会仅仅因为它利用了数学方式，计算机程序，或数字计算机而变得不 属于法定主题。在戈特斯乔克诉本森中，我们指出：“据说某判决否决任何 用于计算机的程序可取得专利。我们并不如此认为。”同样，在帕克诉弗卢 克中，我们提到：“某工序并不仅仅因为包含自然法则或数学公式而不能取 得专利权。”如今，人们已达成共识，即，某自然法则或数学公式运用于某 已知结构或工序也许可能获得专利保护。正如斯通大法官在四十年前所说： 科学真理及其数学公式不是可取得专利权的发明，而在科学真理知识的
帮助下创造的新颖和实闲的结构却可能是[ 可取得专利权的发明]。 麦凯广播与通讯公司诉美国广播公司，美国判例汇编，第 306 卷，第 86
页。（1939 年）
　　我们认为，麦凯案中的这一陈述拨开迷雾，使我们找到了本案的正确答 案。阿赫尼斯方程式本身不可能取得专利，但是，某熟化橡胶的工序将该方 程式结合在内以更有效地解答问题，该工序无论如何不应被排斥在第 101 节 规定的主题之外。
在决定被请愿人提出权利要求的工序是否有资格按照第 101 节获得专利
权保护时，其权利要求必须作为一个整体来考虑。将权利要求分解成旧的和 新的要素，然后在分析时将旧的要素束之高阁，这是不合适的。尤其是对工 序的权利要求，更不能如此。因为某一工序中各步骤的新颖组合也许可以取 得专利权，尽管该组合中的所有构成部分在组合之前都是已知的和普遍使用 的。在决定权利要求的主题是否属于第 101 节规定的可能取得专利权的主题 范畴时，不涉及工序中任何要素或步骤，甚至工序本身的“新颖性”。
四
　　今天，我们要解决的唯一问题是，被请愿人的权利要求是否属于第 101 节可能获取专利权的主题范畴。我们认为被请愿人的权利要求是一项压模橡 胶产品的工序，而不是企图取得数学公式的专利权。诚然，当某权利要求引 用了数学公式（或科学原理，或自然现象），我们就必须研究该权利要求是 否寻求对抽象公式的专利保护。这种数学公式不在专利法保护的范围内，见 戈特斯乔克诉本森然而，该原则不能被用于限制将公式运用于特定的技术范 围。同样，无关紧要的解答后活动不能使不可取得专利权利的原理变成可取 得专利权的工序。否则，这将允许有能力的起草者规避对有资格获得专利权 保护的主题种类的公认限定。另一方面，当某包含数学公式的权利要求是将 该公式运用于某结构或工序，而该结构或工序作为整体来考虑，起着专利法 旨在保护的功能（比如，将某物品转变为其他形态或东西）。那么，该权利 要求就满足了第 101 节的要求。因为我们并不认为被请愿人的权利要求是企 图取得对数学公式的专利权，而是认为这是压模橡胶产品的工业程序，所以 我们维持关税与专利上诉法院的判决。【分析】尽管美国最高法院在戈特斯
　　
乔克诉本森和帕克诉弗卢克这两起判例末尾一再要求：“国会有必要采取深 思熟虑的行动”，通过修改专利法来明确”有关哪些程序适合于专利保护以 及保护的形式等棘手的政策问题”，但是，国会宁愿保留美国专利法的传统， 尤其是 1952 年专利法关于“工序”（process）的规定，而将“球”踢回最 高法院，让它去根据现实需要解释传统的术语。这不失为一个理智的做法—
—当立法机关不宜，或难以解决某一法律问题时，不如由司法机关因时、因 事而宜。既然如此，美国最高法院“当仁不让”，于 1981 年 3 月在戴蒙德诉 迪尔案中第一次明确指出，包括计算机程序在内的工序或结构，作为“整体
（as awhole，这是该判例的关键词汇，本书特意加了着重号）属于美国法 典标题 35 （即专利法）第 101 节规定的主题。该判决以五比四通过。多数 意见的代表就是判例 5 的少数意见附议者之一的伦奎斯特大法官。
　　比较上述三个有关计算机程序发明的判例，不难发现：起初，美国最高 法院想界定计算机程序发明的性质，提出了“算法”理论，即，将解答既定 数学问题的程序定义为“算法”，然后将计算机程序归入算法范畴，从而以 算法或数学公式不属可取得专利权的主题为由将一般数字计算机程序发明排 斥在专利大门之外；接着，最高法院试图分析计算机程序发明与有关工序的 关系；最后，它得出结论，即，如作为某工序或结构“整体”的一部分，计 算机程序发明属于可取得专利权的法定主题范畴。
由于美国国会至今未修改过美国现行专利法第 101 节，最高法院在戴蒙
德诉迪尔案之后也未曾调卷审核过有关计算机程序发明的案件，而戴蒙德诉 迪尔案并没有全盘否定戈特斯乔克诉本森和帕克诉弗卢克，因此我们要将这 三个判例作为一个整体，视为美国专利法中关于计算机程序发明的现行规 定。该规定的核心是，计算机程序发明本身如同数学公式，不属可取得专利 权的法定主题；而计算机程序发明一旦与某工序的其他部分融为一体，“那 么作为整体的工序并不因此成了不可取得专利权的主题”。判例 6 在结束语 中特别使用了“工业程序”（industrial process）的用词，旨在强调和鼓 励计算机程序发明在工业中的运用。
值得注意的是，判例 6 明确地指出：“在决定权利要求的主题是否属于
第 101 节规定的可能获取专利权的主题范畴时，不涉及工序中任何要素或步 骤，甚至工序本身的‘新颖性’。”这实际上是里奇法官在伯杰案（本书判
例 1）中阐明的观点。这也是我们在研究美国专利法第 101 节以及相关判例
时应认准的“路标”。 虽然本森案的判例尚未被推翻，但是正如联邦巡回区上诉法院在解释迪
尔案时所说：“通过[迪尔案]，最高法院对本森案的判例作了严格限制，从 而明显地将专利权授予条件的焦点从算法转向专利法的法定标准本身。最高 法院缩小了本森案的适用范围??”阿赫斯密尼研究技术公司诉科拉佐密克 公司联邦判例汇编
第二辑第 596 卷第 952 页（联邦巡回区上诉法院， 1992 年）
7.人工微生物可取得专利权吗？




判例 7.戴蒙德诉查克热巴提
（美国最高法院， 1980 年） 美国判例汇编第 447 卷第 303 页
　　【伯格首席大法官】我们准许调卷审核，决定活体的人工微生物是否属 于美国法典标题 35 第 101 节规定的可取得专利权的主题。
一
　　被请愿人查克热巴提是一位微生物学家。他于 1972 年提出一项专利申 请，受让人为通用电器公司。该申请提出 36 项与查克热巴提的发明有关的权 利要求。该发明是”来自伪单细胞生物基因的细菌，它至少包含两个稳定的 能量自生细菌，每一个细菌提供一条隔离的碳氢化合物退化途径。”这种人 工遗传工程的细菌能够分解原油的多种成份。据悉，查克热巴提的发明对于 油溢处理极有价值。
　　查克热巴提的专利权利要求有三类：其一，细菌产生方法的工序权利要 求；其二，对由漂浮在水里的载体物（如稻草）和新细菌组成的移植物的权 利要求；其三，对细菌本身的权利要求。专利审查官同意前两类权利要求， 但驳回对细菌本身的权利要求。其理由根据： （1）微生物是“自然的产物”；
（2）活体不属专利法第 101 节可取得专利权的主题。
　　查克热巴提就这些权利要求的驳回，向专利局复审委员会上诉。该委员 会维持了专利审查官基于上述第二项理由根据的驳回，并指出，1930 年植物 专利法的立法史说明，国会通过制定该法，将专利保护扩大至某些无性繁殖 的植物，但是，专利法第 101 节并没有覆盖诸如这些实验室制作的微生物此 类活体。[ 在最高法院撤消了其最初的意见后] 关税与专利上诉法院撤消了 它对查克热巴提案的判决，并将此案与伯杰案合并重审。在根据本法院的弗 卢克案判决精神对这两起案件作了重新考虑后，关税与专利上诉法院维持了 它的原判（见本书判例 1）。
美国专利与商标局局长再次请求我们调卷审核。本法院准许调卷审核伯
杰案和查克热巴提案。由于伯杰案已无实际分歧而不予进一步考虑，因此只 有查克热巴提案有待判决。
二
　　宪法授予国会广泛的立法权，以“促进科学与实用技艺的发展，??” 专利法通过授予发明者有期限的排他权，鼓励其发明与研究的努力，促进这 种发展。国会行使其权力，旨在期望“由此带来富有价值的努力。这种努力 通过提供新产品和新工序，提高就业率，改善人民生活，对社会产生积极的 效应。”
严格地说，本案涉及的是一个法律解释问题，即，对美国法典标题 35
第 101 节的解析。具体地说，我们必须决定被请愿人的微生物是否构成法律 意义上的“产品”或“合成物”。
三
　　本法院根据词典的定义解读第 101 节中“产品”这一术语。“产品”是 指“利用原料或准备的材料，以手工或机器加工方式，使其具有新的形状、 性质、特性或组合而生产的实用物品。”美国水果种植公司诉布罗格蒂克斯 公司美国判例汇编第 283 卷第 1、11 页（1931 年）“合成物”的解读也与其
　　
普通用法一致，即，它包括“所有两种或多种物质的合成，并且??所有的 合成物不论是化学组合的结果，或是机械混合，或是气体、流体、粉末或固 体，”谢尔发展公司诉沃森联邦判例汇编补充第 149 卷第 279、280 页（哥伦 比亚特区地区法院，1957 年）。在选择诸如“产品”和“合成物”此类广义 词时，国会又加上了“任何”这一无所不包的修饰词，从而清楚地表明专利 法有着广泛的适用范围。
　　有关立法史也印证了广义的解析。由杰弗逊起草的 1793 年专利法将法定 主题定义为“任何新颖和实用之技艺、机械、产品、或合成物，或任何上述 各项之新颖和实用之改进”。该法包含了杰弗逊的哲学，即，“应给予创造 力以充分的鼓励”。以后的 1836 年、1870 年、 1874 年专利法均采用了这 一广义的用语。 1952 年，国会在重新编纂专利法时，以“工序”替代了“技 艺”一词，但杰弗逊的用语并未改变。 1952 年专利法附带的专门委员会报 告表明，国会的意图是，法定主题“囊括阳光下由人制造的任何东西”。
　　这决不是说第 101 节对法定主题毫无限制，或者说包括每一种发现。自 然法则、物理现象和抽象观念是不能取得专利权的。因此，在地底下发现的 新矿物或在森林里发现的新植物都不是可取得专利权的主题。同样，爱因斯 坦的著名法则，E＝mc2 不能取得专利权；牛顿的万有引力定律也不能。这种 发现都是“自然的表现，它向所有人而不是只对某个人敞开大门”。
由此可见，被请愿人的微生物显然有资格作为可取得专利权的主题。他
的权利要求不是对未知的自然现象而言，而是对非自然出现的产品或合成物 而言——“具有特殊名称，性质和实用的”人类创造力的产物。将本案的发 明与芬克案[芬克兄弟种子公司诉可乐移植公司美国判例汇编第 333 卷第127 页（1948 年）]
中的发明作一比较，这一点就会大白于天下。在芬克案中，专利权人发
现自然界里有一种互相没有抑制效应的根茎节点菌。他利用这一发现生产了 一种具有移植豆类植物种子的混合栽培物。本法院认为，专利权人所发现的 “仅仅是某些大自然的造化”，因而该产品不可以取得专利权：
小包内含有的每一种根茎节点菌总是影响着它所影响的同种豆类植物。
没有任何一种菌需要不同利用。各种菌的结合没有产生新的细菌，六种菌亦 无任何变化，其实用范围无任何扩大。每种菌的效应依然如故。它们按其自 然方式活动，它们的组合利围也没有以任何方式改善其自然功能。它门所起 的作用完全是自然造就的，与专利权人的任何努力无关。
美国判例汇编第 333 卷第 131 页
　　恰恰相反，本案的专利权人生产了一种与自然界里发现的任何细菌截然 不同并具有潜在的重大实用价值的新细菌。他的发现不是大自然的造化，而 是他的杰作。因此，这是第 101 节规定的可取得专利权的主题。
　　　　　　　　　　　　　　四 请愿人提出两个相反的观点。我们认为都缺乏说服力。 请愿人的第一个观点以 1930 年植物专利法为根据，该法将专利保护扩展
到某些无性繁殖的植物， 1970 年植物品种保护法授权保护某些两性繁殖的 植物，但不包括细菌，以请愿人之见，这两个法律的有关条款证明，国会认 为“产品”与“合成品”的术语不包括活体；请愿人辩称，假如包括，那么 国会压根儿就没必要制定这两个法律。
我们不同意这个观点。在 1930 年之前，有两个因素促使将植物排除在专

利保护之外，其一，对于专利法而言，植物（哪怕是人工培植的）都是大自 然的产物。这种看法来源于专利局的拉蒂默案裁决（1889 年）。在该案中， 专利局驳回了一项关于在平纳斯·奥斯切利斯（Pinus australis）针状物 里发现的纤维的权利要求。专利局局长的理由是，如不驳回，就将允许“人 们以在森林里发现的树木或在地上发现的植物为根据，取得专利权，这纯属 天方夜谭，既不合理也无可能。”同上， 126 页，拉蒂默案似乎得出了“在 这个问题上的一般原则”，即，植物是自然产物，非属专利保护。参阅索恩， 专利法与自然产物的关系，专利局协会杂志，第 23 卷第 24 页（1923 年）其 二，妨碍植物获得专利保护的原因是，人们认为植物专利申请事实上难以达 到专利法要求的“书面说明”。见美国法典标题 35 第 112 节因为新旧植物之 别仅在于颜色或味道之异，所以书面说明往往是不可能的。
　　在制定植物专利法时，国会考虑了这两个方面。它充分地解释了其观念， 即，植物培育人“借助自然之力”所做的工作是可取得专利权的发明。并且， 国会放宽了书面说明的要求，以利用“说明??尽可能完整”。见美国法典 标题 35 第 163 节然而，没有一个国会的委员会或议员表示过如今由请愿人力 主的观点，即，“产品”或“合成品”的术语不包括活体。在 1930 年植物专 利法的立法史上，唯一与请愿人观点一致的是农业部长海德在给参众两院
1930 年法委员会主席的信末一段话，即，“专利法??在目前应理解为仅覆
盖无生命领域内的发明和发现。”然而，海德部长的意见并非举足轻重。他 的见解在新法执行中尚可参考，但与可取得专利法的主题范围毫无关系—— 这是他权限之外的领域。而且参众两院委员会报告的语言说明，在国会考虑
[可取得专利权]主题的这一方面时，它发现农业部长的[有生命与无生命]两
分法缺乏说服力： 在新植物种类与某些无生命体（如新颖实用的自然矿物）之间有着清晰
的、逻辑上的区别。矿物完全是大自然的产物，无 需人的帮助??另一方面，
人工培育产生的植物发现是独特的、孤立的。大自然既不能重复，也不能在 无人帮助下产生它。
参院报告，第 315 卷，第 71 届国会第 2 次会议（1930 年），第 6 页；
众院报告，第 1129 卷，第 71 届国会第 2 次会议（1930 年），第 7 页。 因此，国会认为相关的区别不在于有生命与无生命之间，而在于自然产
物（不论是否活体）与人工发明之间。本案中，被请愿人的微生物是人的匈
造力和研究的产物。可见，植物专利法的有关条款并不支持政府的立场。
　　1970 年植物品种的规定也与政府立场相左。正如政府所承认的， 1930 年法不包括杂交植物，因为栽种不可能重复长出典型的新品种。然而，在 1970 年之前，人们一般都认为，典型的重复生产是可能的，因而植物专利的保护 是合适的。1970 年法延展到这种保护。该法的语言或历史都表明，该法的制 定并非因为第 101 节不包括活体。
　　请愿人的第二个观点是，在国会明确授权之前，微生物没有资格作为可 取得专利权的主题，该观点依赖于这一事实，即，国会制定第 101 节时，根 本就没有预料基国技术的出现。因此，像被请愿人的那种发明可否取得专利 权，应由国会解决。请愿人辩称，立法程序最适合于权衡经济、社会和科学 等各方面因素，以决定基因工程产生的活体微生物可否得到专利保护。为了 论证这一观点，请愿人援引了本法院在帕克诉弗卢克中的论述，即，司法机 关“必须慎重，当??被要求将专利权扩展到国会根本没有预料到的领域”。
　　
帕克诉弗卢克美国判例汇编第 437 卷第 596 页 无庸置疑，必须由国会而不是由法院来规定什么可以取得专利权；但是，
同样无庸置疑，一旦国会作出规定，这是“法院的职责范围，解释法律是什 么”。马伯里诉麦迪逊美国判例汇编（克兰奇）第 1 卷第 137 页（1803 年） 国会日履行了其宪法职责，在第 101 节规定了可取得专利权的主题。本法院 则负责解释国会已采用的语言。在解释法律时，我们的职责是：如果出现疑 义，就根据立法史和法律的宗旨对待已有的法律。本案并没有出现疑义。专 利法的主题条款使用了广义同、以实现宪法与法律的目标，即，采取一切可 利用的方法，为着杰弗逊所说的社会与经济利益，促进“科学与实用技艺的 发展”。当国会的目标要求广义的术语时，宽泛的一般语言不一定就是含糊 不清的。
　　弗卢克案与以上所说并无矛盾。本法院仔细地审核了有争议的权利要 求，按照“不可将专利权授予‘观念’或自然现象这一原则”，决定弗卢克 的发明可否授予专利权。我们决定，不可授予。弗户克案没有提出这个新原 则，即，国会在制定专利法时，尚未考虑到的领域里的发明本身不属可取得 专利权的主题。
　　如从弗卢克案引出这种观念[注：即以上所谓“新原则”]，专利法的目 标就会支离破碎。未预见的发明不予专利保护的规则，与预见潜在的专利发 明的专利法核心观念格格不入。大法官道格拉斯先生曾提醒我们，对人类最 有用的发明正是那些“在化学、物理等领域辰前沿的发明”。格雪特 A＆P 茶叶公司诉超市公司，美国判例汇编第 340 卷第 147 页（1950 年）（附议） 国会在起草第 101 节时采用广义的一般用词，正是因为这种发明往往是不可 预见的。
为了加强得到非诉讼当事人意见（amicus）支持的观点，请愿人指出了
像被请愿人的那种研究可能产生的巨大风险。请愿状描述了一幅令人不寒而 栗的场面。它引用了包括诺贝尔奖获得者在内的许多科学家的话，意在说明 基因研究可能会给人类带来严重的威胁，或者说，这种危险之大，至少在目 前不允许开展这种研究。据说，基因研究和有关的技术发展会引起污染和疾 病，还会导致基因差异的减少，有损于人类生命的价值。这些论点是有力的， 甚至是动情的；这向我们提示，人类的发明天才有时似乎还难以控制它所创 造的力量——套用《哈姆雷特》的一句台词，“忍受我们已有的疾病有时比 染上我们还不了解的病还好一些”。
请愿人要求，本法院在决定被请愿人的发明是否属于第 101 节规定的可
取得专利权的主题时，须掂量这些潜在灾难。我们不同意。是否授予微生物 专利，并不意味着不顾及风险或将基因研究打入冷宫。有大量研究在进行时， 研究者根本就不知道将来可否取得专利权。这说明，立法或司法上有关可取 得专利权的命令并不像喀奴特（注：Canute， 993 年？—1035 年，英王， 在位期间 1016 年—1035 年，并于 1018 年—1035 年为丹麦国王，1028 年—
1035 年为挪威国王）可以命令潮起潮落那样，封闭科学家探索未知领域的思 路。被请愿人的权利要求是否可取得专利权，也许会决定是否通过满足期望 来促进研究的努力，抑或增加激励来延缓之。仅此而已。
　　更为重要的是，我们无法进一步考虑这些观点——或将它们视作杞人忧 天而不予理睬，或言听计从。亟待我们作出的选择是具有高度政策性的抉择。 这应在立法程序内，经过立法机关进行调查、审议和研究后方可决定。这种
　　
程序包含权衡不同的价值和利益。在我们的民主体制下，这是民选代表的事 务。不论国会或行政机关的决定是否有效，目前我们所处理的争端应由它们、 而不是本法院来解决。”
　　* 这不是说政治部门在考虑有关遗传研究与技术的问题时反应迟缓，它 们已经采取行动。比如，在 1976 年，国家医学院（NIH）放宽了对 NIH 资助 的遗传研究的指南，该指南规定了可从事这种研究的条件。1978 年，这些指 南再次被修改和放宽，国会专门委员会作了大量的听证，比如参议院劳工与 公共福利委员会医疗保健分委员会关于遗传工程的听证，等等。【布伦南大 法官不同意，怀特大法官，马歇尔大法官和鲍威尔大法官附议】我同意本法 院的意见，即，本案的问题是一个狭义的问题。科学研究的前景似锦，被请 愿人从其开创性工作中获取某些垄断利益的能力并未受损。关于他生产和采 用新的生物体的工序专利不予争辩，我们需要解决的问题是，国会究竟有没 有这样的意图，即，他肯定能够获得对生物体本身的垄断权。由于我认为本 法院的意见误解了立法意图，因此不同意。
　　专利法旨在调和我国反垄断的传统与促进科学技术发展的需要。基于这 一微妙使命的复杂性与立法性质，我们必须小心地防止将专利保护扩展到国 会规定之外。尤其是在缺乏立法指导时，法院更应让国会去决定专利特权是 否扩展到那些一般认为尚无专利的领域和扩展的限度。
然而，本案并没有碰到立法空白。 1793 年专利法的广义规定（而后又
写进 1952 年专利法）不是国会在专利法领域里的最后宣告。国会于 1930 年 制定了植物专利法，为某些无性繁殖植物的开发者提供专利保护。国会又于
1970 年制定了植物品种保护法，将专利保护扩展到某些具有杂交繁殖能力的
植物品种。因此，我们并不是像本法院所做的那样在处理“未曾预料的发明” 问题。在上述两个法律中，国会已经解决了有生命的发明专利的一般问题， 并小心翼翼地选择了授予某种发现以专利权的限定语，但是，特别地剔除了 其他发现。这些法律有力地说明，国会的限定将微生物排除在专利之外。
首先，法律表明，至少在 193Q 年以后，国会认为第 101 节不包括生物体。
如果新开发的、非自然产生的生物体根据第 101 节可取得专利权，那么属于
1930 年和 1970 年法范围的植物无须有新法而获得专利权，如同本案涉及的 细菌，那些植物都是非自然产生的新品种，虽然本法院否定了这一观点，但 是，它没有解释为什么要制定两个法，除非它是为了纠正先前的情况。我不 同意本法院意见蕴涵的前提，即，国会在制定 1930 年 1970 年法时，要么是 “竹篮打水——一场空”，要么是“越俎代庖”。国会肯定认为它在做着有 益的事。专门委员会的报告详述了先前应从对植物专利保护中得到、但未得 到的利益。因为国会认为必须通过立法，使农业中的“人工发明”获得专利 权，并且国会制定的法律是有限的，所以不难得出结论，国会从未意使法规 中的术语超出立法明文规定的专利权范围。
　　其次， 1970 年法清楚地表明，国会在立法时已考虑到细菌问题，但将 它排除在专利保护之外，国会在 1970 年法弟 2402 节规定范围里特地排除了 细菌。本法院对这一明确的排除再作解释，未免“画蛇添足”。诚然，关于 这一排除的立法史未提供解释，但是，这并不意味着我们可以发明出某些理 由。假定，未经国会具体立法的生物体不可取得专利权，事实上，国会就是 将细菌排除在可取得专利权的有机体范围之外。
本法院矢言，它今天的判决是根据第 101 节的广义规定而作出的。据称，

第 101 节不能“被限制在‘国会预料的??特定适用范围内’。”但是，如 我已说过的，该判决并不符合法规必然有的内涵；相反，它将专利保护范围 扩展到活体材料，尽管国会通过立法，明确地表示第 101 节不包括生物体。 扩大或缩小专利法的范围是国会而不是本法院的职责。特别当要求获得专利 权的合成物与公共利益休戚相关时，更是如此。
　　【分析】 这是 80 年代初，美国最高法院作出的具有历史意义的判决之 一。它与戴蒙德诉迪尔（本书判例 6）案一起构筑了美国专利法发展史上的 又一座里程碑，即将美国专利法第 101 节规定的可取得专利权的主题（制造 品类和工序类）分别扩展到“人工”微生物与“作为‘整体’一部分的计算 机程序发明”。美国专利立法史已有二百多年，究竟什么东西属于可取得专 利权的主题？迄今，似乎仍无定论。说不定哪一天，科学技术的发展又会引 起一番有关“主题”的争论。不过，从本书判例 1、判例 4 至判例 7 中，我 们可以看到，美利坚开国元勋之一，托马斯·杰弗逊的哲理——
　　“应给予创造力以充分的鼓励”——在有关“主题”的争论中已经并将 继续起着主导作用。这不仅因为杰弗逊与华盛顿、林肯是美国历史上三位最 重要的人物（华盛顿市中心的华盛顿纪念碑，林肯纪念堂和杰弗逊纪念堂这 三大纪念性建筑物就是这个历史结论的明证。其中，杰弗逊的历史影响主要 在于他的哲理），而且因为他实际上是美国专利法制度的奠基人。本判例与 判例 1、判例 6 反复引用的一句话，即美国国会专门委员会关于 1952 年专利 法的报告所言：可取得专利权的主题“包括阳光下人造的任何东西（in- cludeanythingunderthesunthatismadebyman），正是体现了杰弗逊的哲理，
也是这些判例的理由根据和作为先例的主要法律意义。
　　本判例的焦点是，人工微生物（human-made micro—organ-ism）是否 属于可取得专利权的主题。以最高法院首席大法官伯格为代表的多数意见根 据杰弗逊的哲理，力主对 1952 年专利法第 101 节作广义的解释，认定：“被 请愿人创造的微生物显然有资格作为可取得专利权的主题。他的权利要求不 是对未知的自然现象而言，而是对非自然出现的产品或合成物而言——‘具 有特殊名称、性质和实用的’人类创造力的产物。”以布伦南大法官为代表 的少数意见则认为无论是第 101 节，还是 1930 年植物专利法与 1970 年植物 品种法部将人工微生物排除在专利保护之外，孰是孰非？在美国最高法院 里，当然只好少数服从多数。不过，对于我们研究、了解美国现行专利法而 言，以下若干问题值得留意：
其一， 1952 年专利法第 101 节与其他法律（规定）的关系，第 101 节
规定：美国专利法上可取得专利权的主题（subject matters）包括“制造品 类（机械、产品和合成物）”，“工序类”和上述两类各项的“改进类”。 这是对所有发明专利而言，但是在美国，第 101 节一般被称为“发明专利”
（或“实用专利”）规定。第 161 节规定了“植物专利”： 无论谁发明或发现的无性繁殖任何独特的和新颖的植物品种，包括培育
的变种、异种、胚种和新发现的秧苗，而非试管培植的植物或在未培育状况 下的发现，均可根据本法之条件与要求取得专利。
除另有规定，本法与发明专利有关之规定适用于植物专利。
　　根据第 161 节规定， 1930 年植物专利法便纳入了专利法，即，美国法 典标题 35。1970 年植物品种法将植物专利从无性繁殖植物（asexually reproduced plants）扩大到两性繁殖植物（ sexuaIly re-produced
　　
plants）。该法被纳入美国法典标题 7，即，联邦种子法（The Federal seed Act）。人们一般称之为“与专利法相关的法”参阅杰弗里 M.塞缪尔斯编辑， 专利法商标法和版权法（1993 年版），国家事务局公司 1993 年根据第 161 节取得的“植物专利”保护也可以采取“实用专利”保护（第 101 节）或依
1970 年植物品种法的保护。除了“实用专利”和“植物专利”，还有“外观 设计专利”，即，美国专利法第 171 节，该节规定：
　　无论谁发明任何新颖的、始初的和用于制造品装饰的外观设计，均可根 据本法之条件与要求取得专利。
除另有规定，本法与发明专利有关之规定运用于外观设计专利。 本判例实际上涉及到第 101 节与第 161 节（或者说，与 1930 年植物专利
法）的关系。按照多数意见的解释，虽然 1930 年植物专利法没有，也不可能 包括人工微生物，但是国会在制定该法时，强调“人工培育产生的植物发现 是独特的、孤立的，大自然既不能重复，也不能在无人帮助下产生它。”这 正是第 101 节的精神一可取得专利权的主题“包括阳光下人造的任何东西”。 照此推理，人工微生物亦在第 101 节规定的法定主题之内。少数意见认为这 是对立法意图的“误解”，因为国会制定植物专利法旨在限定植物专利的范 围。这就是说，第 101 节未规定植物专利，而在第 161 节个别规定植物专利。 由此类推，除非国会制定保护人工微生物的单独法规（条款），人工微生物 就不属可取得专利权的主题。
由于戴蒙德诉查克热巴提依然是有效的先例，因此在美国国会制定相反
的法律，或最高法院作出相反的判例之前，人工微生物作为第 101 节规定的 主题之一，“制造品类”可以取得专利权。
其二，法律解释问题。“严格地说，本案涉及的是一个法律解释问题，
即，对美国法典标题 35 第 101 节的解析。”按照多数意见，在立法机关没有 制定有关人工微生物的具体法规之前，司法机关有权解释现有的法规。这是 马伯里诉麦迪逊案（注：这是早期美国宪法史上确立联邦司法机关享有司法 审查权的历史性判例）的原则。本书力图完整地介析涉及美国专利法关键条 款的判例，因为这些判例是对美国专利法的权威性解释。普通法法系特有的 “遵循先例原则”使得美国最高法院或联邦上诉法院的判例具有普遍的法律 效力，在联邦统一的专利法领域更是如此。
其三，扩大专利保护范围与反垄断的矛盾。本判例少数意见认为，美国
专利法是为了协调“反垄断传统与促进科学技术发展的需要”。这是值得高 度重视的观点。美国是典型的资本主义市场经济国家。从旱期的自由竞争到 以后的垄断下竞争乃至政府管制下的市场竞争，市场竞争始终是美国经济制 度的基础。专利保护的最终目的是通过授予发明者有期限（美国现行规定为 自授予之日起 17 年，见 1952 年专利法第 154 节。专利的内容与期限）的专 利权（即合法利用发明的垄断权），促进科学技术的发展。在专利权问题上 处理不当，可能导致专利保护与反垄断之间的失衡。这是贯穿整个美国专利 法的重要问题。本书第五章将着重分析这个问题。
　　最后，作为对本章的总结，有必要概述美国现行专利法关于可取得专利 权的主题之规定：
　　（1）基本的规定是：”第 101 节，可取得专利权的发明任何人发明或发 现任何新颖的和实用的工序、机械、产品，或合成物，或任何上述各项新颖 的和实用的改进，符合本法规定之条件与要求，均可取得专利权。”尽管由
　　
于戴蒙德诉迪尔和戴蒙德诉查克热巴提案的判决，美国专利法已明显地扩大 了主题范围，但是，上述法律条文依然是 1952 年专利法的始初条文。按照伯 杰案的解释（最后得到最高法院的首肯，见判例 6），可取得专利权的主题 是“第一道大门”。在这道大门前，专利审查官只考虑申请专利的发明是否 属于法定主题的范畴，而暂不考虑其实用性、新颖性和非显而易见性等可取 得专利权的条件。由于实用性一般不难判断，因此里奇法官称新颖性（第 102 节）和非显而易见性（第 103 节）为“第二道大门”和“第三道大门”。美 国专利法以不同的节，区分了这三道大门。
　　（2）基本的范畴（分类）：甲，发明专利（第 101 节，又称实用专利， 美国专利与商标局的专利公报简单地标以专利）其中包括制造品类、工序类 和改进类（美国专利公报分为一般的和机械的、化学的、电子的这三类）； 乙，植物专利（第 161 节）；丙，外观设计专利（第 171 节）。
　　（3）不属法定范畴的主题：原理、自然法则、思维程序、智力概念、观 念、自然现象、数学公式、计算方法、基本真理、始终原因、勾股定理、单 独的计算机程序发明，或者简单地说，不属可取得专利权的主题是：“自然 法则、自然现象和抽象概念”。见戴蒙德诉迪尔，美国判例汇编第 450 卷第
　185 页最近，里奇法官在阿尔帕特案中重申了这一规定。参阅阿尔帕特案美 国专利周刊第二辑第 31 卷第 1545 页（联邦巡回区上诉法院， 1994 年） 第三章可取得专利权的条件
　

8.决定新颖性的关键日期


判例 8.建筑橡胶制品公司诉帕克橡胶公司
（联邦巡回区上诉法院， 1984 年） 联邦判例汇编第二辑第 749 卷第 707 页
　　建筑橡胶制品公司[原告，上诉人]不服地区法院关于帕克[被告，被上诉 人]对上诉人的美国专利（专利号 3， 843， 051 和 4， 117， 977）的 侵权不负责任的判决，提起上诉。地区法院的判决依据是：按照陪审团事实 裁定中的答复，上述专利因缺乏新颖性（美国法典标题 35 第 102 节）而无效。 为答复具体问题，陪审团查实，帕克侵犯了这两项专利权，并且’051
和’977 专利都不是显而易见的（美国法典标题 35 第 103 节）。关于’977 专利，陪审团进一步查实，该发明在被提出专利申请前一年未被“出售”或 在出版物上被说明过。
　　建筑橡胶制品公司诉称，地区法院错误地未能支持它的起诉，尽管不存 在任何说明这两项专利缺乏新颖性的证据。
　　本案中的两项专利都与高速铁路道叉有关。这种道叉具有旨在避免铁轨 路基沉降的防潮通行面。它由一些与火车铁轨成直线的矩形管所组成，覆盖 着弹性防水薄板。这两项专利的发明者是建筑橡胶制品公司的一位经理兼大 股东雅各布·惠特洛克先生。‘O51 专利于 1974 年 10 月 23 日授予。它披露 了由一个锲入两轨道之间的中截面与两个从每一轨道外侧到主要路面的截面 组成的道叉。为了确保铁轨与道叉之间的防水密封，中心截面尺寸超长并须 可弯曲以便插入两铁轨之间，从而达到妥贴的效果。
边侧紧紧地勾住轨枕的边缘以防侧面移动，并形成与钦轨的密封。为了
使道叉部分在火车之下衔接延伸，在专利中披露了一种重叠的叠接片，并作 为权利要求。权利要求 9 在初审时作为该发明的集中体现，摘要如下：
在高速铁路道叉中，??一对加长的、起衔接作用的、位于铁轨之间并
覆盖轨枕复面的组合件，每一个组合件包括一块由弹性防水材料制作，具有 凹形的、压缩的加长边缘，以与铁轨网状部分一起发挥弹性密封作用的上层 薄板，一块具有加长增强要素和侧面空间平行关系的多截面，??和联结相 应增强要素以及每一对直线增强要素的衔接方法。（注：原文为斜体）
斜体部分对本判决十分重要。
　　’977 专利于 1978 年 10 月 3 日授予。它披露了对’051 专利发明的改进。 为了便于制造与安装道叉，中心截面被分成两半，在中心联接处有一个重叠 的舌槽榫结构以防泄漏。
　　中心截面的两半部分均带余量尺寸，以便在两半联接处和半面边缘与铁 轨之间产生压封。在初审中具有代表性的权利要求 14，摘要如下：
　　在高速铁路道叉中，每一对铁轨都具有靠一个网状截面联结的基础截面 和上部截面，组合件包括：至少一对加长侧面弹性轨距截面，适用于并列放 置在铁轨中间。该截面部件具有相应加长的内侧以起支承作用，??每一个 部件具有加长的外侧以适用于安置在铁轨网状截面附近并且实质上相接，内 侧提供与轨距截面一致的凸出部分，该轨距截面在加长的舌槽榫作用下与上 述加长侧面弹性轨距截面相吻。（注：原文为斜体）
所示斜体部分是为了指出本案涉及的权利要求中主要因素。 根据陪审团的答复，地区法院作出支持帕克的判决。该法院驳回了建筑
橡胶制品公司要求否决陪审团事实裁定的诉求。在上诉时，帕克辩称，陪审