团的事实裁定证据确凿。
　　帕克所说的确凿证据是导致’051 专利丧失新颖性的一项现有技术，即， 授予 C.H.伦内尔斯的美国专利（专利号 2， 828，079）。这是关于橡胶铁 路道叉的专利。
　　伦内尔斯的’097 专利披露了一种有一块橡胶中心截面的道叉。它得到 一块波形金属板的支撑，而不是像’051 专利要求的加长增强多截面的支撑， 然而， ’079 专利的说明如下：
　　本技术领域里的技术人员也承认，在肯定像本说明之纵向波形增强构件 的同时，也有可能采用其他能使厚板持撑间隔轨枕的构件，如管状物、推杆、 工字形杆等纵向形状物。
　　应承认，在’079 专利中没有任何关于“衔接方法”的[技术]要素的披 露，像’051 专利的权利要求所需“在火车下”的衔接部位。
　　至于’977 专利，帕克辩称，伦内尔斯的’079 专利和惠特洛克的’051 专利确立了[使’977 专利无效的]现有技术。
　　帕克承认，无任何现有技术披露了一对并列的、在铁轨之间的、与舌槽 榫吻合的截面，因而肯定了地区法院的承认，即，“缺乏[新颖性]问题的证 据。”
上述对证据的审查无可置疑地表明，上诉人的上诉是正当的。地区法院
应当根据[原告]诉求作出否决陪审团关于专利无效的事实裁定的判决。本法 院一再说明，缺乏新颖性（即，现有技术的存在）的抗辩只有依赖一项单独 的、披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术而成立。RCA 公司诉 应用数字数据体系公司，联邦判例汇编第二辑第 730 卷第 1440 页美国专利周 刊第 221 卷第 385 页（联邦巡回区上诉法院， 1984 年）
法规的语言要求如此。第 102 节所说的发明是已被他人所知，或利用，
或已授予专利，或在出版物上说明。而且，第 103 节规定，“虽然一项发明 没有如本法第 102 节所列相同的披露或说明”，仍可能不授予专利。帕克承 认没有一项单独的现有技术披露了‘051 或’977 专利的权利要求中的每一项 技术要素，因此，作为法律问题，本法院不支持以缺乏新颖性为由的[专利] 无效的抗辩。
帕克指出，与现有技术相比的不同是“无关紧要的”或“显而易见的”。
可是，帕克误解了有关先例的含义。对现有技术文献的解读不必逐字逐句地 采用他人已用的语言；同时，解读又必须考虑权利要求发明的整体性。
帕克的论证与地区法院在考内尔诉西尔斯，罗巴克公司案的意见如出一
辙。[引语见联邦判例汇编第二辑第 722 卷第 1542 页（1983 年）]本法院对 该意见的否定如下：
　　该意见说，先有发明的展示不必是“完全的”，如果某普通技术人员可 以依靠现有技术“完成该发明所要求的工作”，并且，“作为先有发明，如 果它与后有发明的主要方面相同，差异之小，对该领域普通技术人员而言， 微乎其微，那么它足以成为先有发明。”这些论述是对显而易见性而言，与 先有发明无关；先有发明，要求在一项单独的现有技术中的表述，必须披露 了在权利要求中的发明的所有技术要素。现有技术披露了“绝大多数”权利 要求发明的要素，可能使该权利要求依第 103 节而无效：它未成为“先有发 明。”
联邦判例汇编第二辑第 722 卷第 1548 页，美国专利月刊第 220 卷第 198

页。帕克的论证不能替代缺乏新颖性为由的[专利]无效的抗辩。 特此撤消原判，发回重审。
　　【分析】按照本书判例 1 的解释，任何欲取得美国专利的发明者都必须 依次通过第一道大门（符合第 101 节规定的可取得专利权的主题）、第二道 大门（符合第 102 节规定的可取得专利权的条件——新颖性）和第三道大门
（符合第 103 节规定的可取得专利权的条件——非显而易见性）。严格地说， 美国专利法规定的可取得专利权的条件是发明的实用性（第 101 节法定术语 是“useful”，在判例和学理中一般采用名词“uttlity”）、新颖性（第
102 节法定术语是“novelty”）和非明显性（第 103 节法定术语是“non- obvioussubjectmatter”，直译为“非显而易见的主题”，或“非明显的主 题”）。但是，“无论在美国专利局审查专利申请，还是在联邦法院里受理 专利侵权案时，实用性都极少成为争议问题”。参阅，罗伯特·帕特里克·默 杰斯，专利法与政策：判例与阅读材料，米基公司法律出版社，1993 年版， 第三章，实用性，A、导言。因此判例 1 没有将”实用性”与“新颖性”和“非 显而易见性”相题并论。故本章亦选析了有关第二、三道大门的判例。
本判例是解读美国专利法第 102 节关于决定新颖性的关键日期，以及第
102 节与第 103 节之间区别的重要先例。在分析本判例的法律意义之前，让 我们先看看第 102 节规定：
第 102 节可取得专利权的条件；新颖性与取得专利的权利丧失。某人有
权取得专利，除非——
　　（a）该发明已在本国[注：指美国，下同]被他人所知或所用，或在本国 或某外国己被投予专利或在出版物上说明，或者
（b）在美国申请专利之日的一年前，该发明已在本国或外国被授予专
利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出售，或者
（c）他已放弃该发明，或者
　　（d）该发明由申请人或其法律代表或受让人在外国首次取得专利，或导 致取得专利，或发明者证书，先于该专利或发明证书在本国申请专利的日期， 其申请专利或发明者证书的日期先于在美国的申请日期已超过 12 月，或者
（e）由申请人提出专利申请之前，该发明已在美国由他人提出专利申请
并被授予的专利中说明，或在其他符合本法第 371 节（三）款中（1）， （2），
（4）项要求的人提出的国际申请中说明，或者
（f）他本人没有发明该提出申诉专利的主题，或者
　　（g）在申请者的发明之前，该发明由本国其他人完成且未放弃，隐瞒或 隐藏该发明。在决定发明的优先性时不仅应考虑相关的该发明的概念形成日 期和将发明付诸实践的日期，而且应考虑最先形成发明概念的日期和从先于 他人形成发明概念之日起到最后付诸实践的合理勤勉。
　　这是美国专利法中最复杂、最具特色的条款。就复杂性而言，有关第 102 节的判例不计其数，所涉及的众多具体法律问题似迷宫图令人难解；就特色 而言，该节规定的”发明在先”（first to ln-vent）制几乎是当今世界 上独一无二的（目前除美国，只有菲律宾采用该制度）。由于篇幅限制，本 章仅选析与第 102 节（a），（b），（g）相关的若干重要判例，以便读者对 美国专利法中决定新颖性和取得专利的权利丧失的两个关键日期以及“发明 在先”制有所了解。
本判例主要具有两方面法律意义。其一，美国联邦巡回区上诉法院重申：

“缺乏新颖性（即，现有技术的存在）的抗辩只有依赖一项单独的、披露权 利要求的发明中每一个技术要素的现有技术而成立。”换言之，某项美国专 利申请中提出权利要求（claim）的发明是否具备新颖性，首先取决于在该发 明日期（dateofinven-tion）以前，有没有一份单独的现有技术资料（prior art reference）披露了该权利要求的发明中的每一个技术要素（each and everyelement）。这是决定新颖性的关键日期（critical date）的首要法 律意义。
本案中的帕克（被告和被上诉人）在为其专利侵权行为辩解时提出， ’
079 专利先于（anticipate） ’051 和’977 专利的发明日期。因此， ’
051 和’977 专利均缺乏新颖性。联邦巡回区上诉法院在审查有关证据时，特 意用斜体字表示’051 和’977 专利的关键技术要素，我们不妨作一比较： 技术要素 ’051 专利’977 专利’079 专利 1.“衔接方法”
（splicer means）有无无 用于联结相应增强要素?
2.两轨距截面在“舌槽榫作用 下（tongue—in—groove） 无 有 无
?相吻。”
　　俗话说，“不怕不识货，只怕货比货。”可见， ’079 专利不是“一 项单独的，披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术”，因而不构 成“anticipation”（美国《布莱克法律词典》解释：anticipation 是指“在 某适当日期之前做某事的行为”，在美国专利法判例和学理中特指，“一项 单独的，披露权利要求的发明中每一个技术要素的现有技术，”可译为“现 有技术的存在”或“先有发明”）。如果“先有发明”披露了第 102 节（a） 所谓“申请专利时，该发明”的每一个技术要素，该发明就缺乏新颖性。这 种比较的方法在美国专利法理论中被称为 “每一要素测验”（ Every ElementTest）参阅同上，专利法与政策：判例与阅读材料，第 173 页。
读者可以注意到，本判例的重申使用了“披露”（disclose）一词。“披
露”者，“公开”（public）也。这实际上解释了“发明已知或已用”的意 义。这种披露包括第 102 节（a）中： （1）该发明已在美国被他人所知或 所用； （2）该发明在美国或某外国已被授予专利或在出版物上说明，根据 早已确立的判例法，披露（1）是指“该发明必须成为先有的公开知识，即合 理地为公众所了解的知识”，参阅全国牵引机拖轮集团公司诉奥特金斯美国 专利周刊第 205 卷第 892 页（伊利诺艾斯州北区联邦地区法院， 198O 年） 或指“某付诸实践的发明已[在美国]被广泛地所知，而不论所知者是外国人 还是生活在美国的人”。参阅威斯丁豪斯公司诉通用电器公司联邦判例汇编
第 207 卷第 75 页（联邦第二巡回区上诉法院， 1913 年）根据第 102 节（a） 的规定，披露（1）严格地限于美国境内。披露（2）则不限于美国境内，而 包括全世界各国的专利或出版物上的披露，这种 “出版物”（printed publicatlon）甚至包括“某外国图书馆里已编入目录并已上架的一篇博士论 文”。参阅霍尔案联邦判例汇编第二辑第 781 卷第 897 页（联邦巡回区上诉 法院， 1986 年）
　　综上，决定新颖性的关键日期是发明日期。根据本判例，其一，新颖性 首先取决于在该发明日期之前，有没有一份单独的现有技术资料披露了该权 利要求的发明中的每一个技术要素。其二，联邦巡回区上诉法院重申： “现
　　
有技术披露了‘绝大多数’（almost）权利要求发明的要素，可能使该权利 要求衣第 103 节而无效；它未成为‘先有发明’。”这说明，第二、三道大 门之间存在严格的区别。在第二道大门里所说的“现有技术”必须披露“所 有和每一个”（all and every）权利要求发明技术要素，否则就将它放到 第三道大门里去考虑。这就是美国专利法的逻辑。
9.法定禁止的关键日期




判例 9.迪克斯-西尔公司诉纽黑文陷波石公司
（康乃狄格州联邦地区法院，1964 年） 联邦判例汇编补篇第 236 卷第 914 页
　　这是一起关于“热沥青表面处理与工序”的专利侵权案。该专利的发明 者迪金森于 1957 年 8 月 21 日提出专利申请， 1959 年取得专利（专利号 2，
884， 841）。然后，原告受让该专利。始初被告是承认已多年利用该专利 工序的两家康乃狄格州的公司。第三位被告，康乃狄格州是诉讼开始后被补 充的。
　　被告在答辩中提出一系列抗辩理由。它们对原告专利权的有效性提出质 疑，根据是原告的发明早已在出版物上被说明，并且（或者）在提出专利申 请之前一年多已被公开利用[根据第 102 节]。
　　原告辩解，第 102 节不适用于本案，因为使他专利权失效的所谓公开利 用或在出版物上被说明，都必须与专利工序同一。这种同一尚未确定。
　　第一个专利法，即 1790 年专利法步英国专利法之后尘，要求发明必须“未 被他人所知或所利用”。但是三年后，该条款被扩充修改为“在申请之前未 被他人所知或所利用”。这正是 1952 年专利法第 102 节（b）的前身。人们 往往忽视了专利法中对这一特定时间的规定。第 102 节（b）涉及的是发明人 一旦做出了新颖与可取得专利的发明之后的行为。它设置了这个条件，即， 发明人应尽快提出专利申请，否则他将丧失其可能取得合法垄断的权利。
联邦第二巡回区上诉法院在矿化工程公司诉凯尼恩轴承与自动化零件公
司，联邦判例汇编第 153 卷第 516 页，请愿颁布调卷审核令状被驳回，美国 判例汇编第 328 卷第 840 页（1946 年）中强调了防止不公开利用和尽早让公 众分享发现的果实的双重目标。
发明人取得专利的权利有一个条件，即，一旦他的发现可申请专利，他
就应私下利用该发现；他要么将这作为商业秘密，要么争取合法垄断，两年 的限期是为了让他做出必要的申请专利的准备[根据原专利法]，尽管如今已 将两年改为一年。如果他超过了这个宽限期，他便剥夺了自己的权利而不论 了解其发明的公众是多么少。
原告的首要理由是在[他自己]先有的[各种工作]混合使用与专利工序之
间缺乏同一。原告不仅坚持第 102 节（b）对同一程度的要求高于对专利侵权 意图的要求，而且提出被告必须证明公开利用的同一。于是，有关法规条款 的解释便成了令人关注的问题。
　　为使他对法律的理解具有权威性，原告援引了德雷帕诉沃特尔斯，联邦 判例（第 4073 号）第六卷第 1961 页。（麻萨诸塞州联邦地区法院， 1878 年）法院意见如下：
　　使专利失效的出售和利用都必须是专利品；我们认为，欲使专利无效， 仅仅证明发明人已经出售某个较早的和不太完善的——这是在专利法意义上 的不太完善——物品，是不够的，尽管出售品在专利权利要求的范围内。换 言之。这种测试未必是指出售品因包括了发明的一部分而构成侵权，而是指 它是不是发明，即，它是否包括了发明的全部。法律的意图不是指专利人贡 献给公众的是他在申请专利前两年出售的东西，而是指他的发明，假如他在 这段时间里出售它。
　　
　　但是在德雷帕案中，法院注意到，在先前利用与专利之间存在实质的和 “可取得专利”的区别。在比较这两者时，法院指出，“我们认为，很值得 怀疑的是，那种形式的环形物是否已被普遍使用，以此为基础改进的。这种 最后和授予专利的产品是不是可取得专利权。”因此，只要本法官能够决定， 当时新颖的法律表述对本判决并非必要。
在芝科比制造公司诉哥伦布纤维纺织公司，联邦判例汇编补篇第 165 卷
第 307 页（加州中区联邦地区法院， 1958 年）中也可发现支持原告的论据。 该判例指出：“美国法典标题 35 第 103 节的用词说明，第 102 节要求的发明 是‘同一的披露’。”随后，兄弟公司诉布朗宁制造公司联邦判例汇编第二 辑第 317 卷第 413 页（联邦第八巡回区上诉法院， 1963 年），请愿颁布调 卷审核令状被驳回，美国判例汇编第 375 卷第 825 页的判决理由部分，特地 否定了芝科比案对法律的解释。在兄弟公司案中，原告在提出专利申请前一 年多，曾散发过一本简要描述其发明的小册。这被视为第 102 节（b）规定的 出版物。如同本案，原告强调第 103 节为第 102 节（b）设置了严格的同一性 测试。上诉法院驳回了严格的同一性测试标准，并利用第 103 节的立法史说 明，国会在通过第 103 节时，并无改变第 102 节（b）标准的意图。
　　在上述案例中，没有一个法院根据严格的同一性规则，认定有争议的专 利有效。因此，本法官不能决定，只有先前公开利用的完全同一才会禁止以 后的专利。我认为这种决定理由不足。《沃克，专利法》（德拉斯编， 1937 年）提出了一项更好的权威性规则：
在专利覆盖的东西，与发明人提出专利申请前两年多，允许公开利用或
出售的东西之间，严格的同一并不必然构成对以后专利覆盖的发明的法定禁 止。只要两者实质相同即可，或者，如果说由前者改进而来的东西不等于发 明，但是，两个装置功效相同，在结构和操作方式上类似，那么就难说不等 于发明。
最高法院在霍尔诉麦卡尼美国判例汇编第 107 卷第 90 页（1882 年）中
的意见大概算是这一探讨的开端。该判例在谈到公开利用的发明形式时指 出。
在这些保险箱里的发明是完全的。它能够生产出想要生产的东西，虽然
不是与熟钢板的利用一模一样。 在专利发明和先前利用的发明形式之间有明显区别，但是，其先前利用
依然使取得专利的可能变成泡影。
　　如果要求严格的同一，第 102 节（b）就会成为一句空话，因为将先前利 用的略做改变，便可取得专利，公众依法享有的东西就成了专利侵权。
　　国会设定了以下两者的平衡，即，通过授予“发明??任何新颖和实用 工序”的人以专利权来促进技术发展和公众合法利用专利的利益之间的平 衡。一旦准备和提出申请的一年过去了，对第一个发明人采取较之对其他人 更宽松的标准，将大大损害国会的政策。发明人自己对现有技术的制作与他 人的制作毫无区别。
　　某发明人可能会丧失取得专利的权利这一理论，在某些方面不同于排除 产生这种权利的可能性，但是这两者内在的政策一脉相承。已公开利用的东 西不能由任何人（包括发明者自己）收回，再去申请专利。将来必然还会有 这种权利应有的发展。【分析】虽然这是一个联邦地区法院的判例，但是， 它遵循了最高法院的霍尔诉麦卡尼和联邦第二巡回区上诉法院的矿化工程公
　　
司和第八巡回区上诉法院的兄弟公司案这三个先例。而且，联邦巡回区上诉 法院在哈密尔顿案联邦判例汇编第二辑第 882 卷第 1576 页（1989 年）中采 纳了本判例的“实质相同”（substantiallythe same）的测试标准。因此， 这不失为具有普遍意义的判例。
首先，读者从本判例中可以看到，与决定新颖性（novelty）的关键日期
——发明日期（the date of invention）一不同，决定取得专利的权利丧 失（loss of right to patent）的关键日期是申请日期（the filing date）。美国专利法第 102 节（b）规定：“某人有权（be entitled to， 或译为，有资格）取得专利，除非??在美国申请专利之日的一年前，该发 明已在本国或外国被授予专利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出 售，??”在美国专利法术语中，该规定被称为“法定禁止”（statutory bars），因本案中申请日期（如本案中的 1957 年 8 月 21 日）前一年（1956
年 8 月 21 日）之前，某些法定事件（如本案中申请专利的发明已公开利用） 一经查实，将禁止申请人获得专利权，或者说，申请人“取得专利的权利丧 失”。
本质上，第 102 节（a）规定的事件也禁止专利申请人取得专利权。但是，
第 102 节（a）与（b）禁止的法律意义不同。前者禁止的是非第一个发明人， 后者则禁止未及时申请专利的发明人。换言之，美国专利应授予真正第一个 发明人。这体现了“发明在先”的基本原则，同时，美国专利应授予及时申 请专利的发明人。这种及时并不是鼓励发明人一旦发明成功便提出申请。在 美国，发明人成功后数年才提出专利申请，甚至放弃申请，不足为奇。许多 发明人，尤其是非公司雇佣的发明人或小企业的发明人，在发明成功后一般 先作产品或技术市场的预测；如市场前景看好，发明人才舍得化钱申请专利。 美国现行专利制度给予发明人一年的“宽限期”（graceperiod）。即，发明 人在出版物上发表有关发明的论文，或将发明（产品、工序）出售，公开利 用之后的一年之内必须提出专利申请。否则，他将被禁止取得专利权。这种 宽限期是美国专利制度的特征之一。
第 102 节（a）和（b）的区别还在于：（a）对他人而言，（b）主要对
发明人本人而言。因为根据判例 8，某项权利要求的发明是否具备新颖性， 取决于在该发明日期之前，“他人”单独的一项先有发明是否与之百分之百 的相同。而根据本判例，原告取得专利的权利是否丧失，取决于原告本人在
1956 年 8 月 21 日之前“[他自己]先有的[各种工作]混合利用”与 1957 年 8
月 21 日提出专利申请的发明是否“实质相同”。 第二，本案的实质意义在于解读第 102 节（b）有关”??在美国申请专
利之日的一年前，该发明??。”从法规的用词中，我们难以区别第 102 节
（a）和（b）中两种“该发明”。其实，两者内涵相差甚远。判例 8 强调所 谓“每一[技术]要素测验”，缺一不可。这种极其严格的同一标准反映了美 国专利法的精神，即，“应给于创造力以充分的鼓励”。通过先有发明与专 利申请时权利要求发明的每一技术要素比较，确认后者的新颖性，以便充分 肯定任何法定主题范围内的任何个人的一点几天才火花。至于这种新颖性是 否显而易见，第 102 节暂不予考虑，本判例指出，发明人本人在宽限期之外 的发明与其申请专利时的发明实质相同，便构成“法定禁止”。在此，我们 须细心区别第 102 节（a） 和 （b）针对的不同对象。（b）款主要是针对 发明人本人在宽限期之外的发明与申请专利时的发明。根据法律规定与判例

解释，如果不以实质相同的标准测试两者，那么后者的任何非实质性改变都 可规避“法定禁止”条款。“第 102 节（b）就会成为一句空话”。由于第
102 节（a）和（b）的“发明”内涵不同，因此在美国专利法学理中，分别 被称为发明 a”和“发明 b”。参阅罗伯特·帕特里克·默杰斯，专利法与政 策；判例与阅读材料，米基公司法律出版社， 1993 车版，第 215 页。
　　为了进一步帮助读者理解美国专利法中新颖性与法定禁止的区别，特选 析以下判例。这是美国专利法历史上第一个明确区分新颖性与法定禁止的著 名先例。
10.新颖性与法定禁止的区别


判例 10.彭诺克诉戴安劳格
（美国最高法院， 1829 年） 美国判例汇编第 27 卷第 1 页
　　【斯托里大法官宣读法院意见】这是一起调卷审核宾夕弗尼亚州巡回法 院判决的案件。原告起诉，错误地指控被告对其专利的侵权。该专利于 1818
年 7 月 6 日授予，是一项对皮管（用于送气、送水和其他液体）制造技艺的 新颖和实用改进。以陪审团的事实决定为根据，法院作出支持被告的判决。 本法院要解决的是有关该判决正确性的争议。
在初审时，一项反对议案，针对法院如下意见： 本案产生的法律问题是，如果某发明人将其发现公开，寻求并允许他人
自由利用之，而对发明未提出任何公众可予以注意的权利要求；他放弃了对 发明拥有独占权的始初权利，而如果他在这种利用之前申请专利，他将有资 格取得专利权，并且原则上没有什么区别，即，经发明人同意，某特定人公 开利用该物品，而后该物品获得专利。因而如陪审团指控的，一旦本案的证 据符合上述原则，法院认为原告无权对陪审团事实决定提出异议。
　　于是，唯一的问题是，法院的认定在法律上正确与否。不可否认，某发 明人会放弃他的发明，将发明贡献给公众。这种始初权利一旦放弃，发明人 就不能随心所欲地恢复之。原因不言而喻，一旦以这种方式将礼物赠送给公 众，这些礼物就是无条件的。因此，如果某人向公众奉献一条道路，或其他 通行权，这就是永久权。通常，在初审中产生的问题是事实，而不是法律问 题；在此案，当事人的行为是否与放弃其发明或将这贡献给公众的证据一致。 根据所有的事实，似乎没有理由说明法院为什么没有由此得出法律结论，从 事实上看，唯一的问题是，根据一般原则，法院认定的事实能否论证该结论。
1793 年 2 月 21 日的专利法第 11 章规定了取得发明专利的术语、条件和
方式；严格符合这些规定的证据构成了专利人取得资格的基础。第一节规定： 当任何一个或数个人作为一个或数个美国公民声称，他或他们已经发明 了任何新颖或实用的技艺，机械，或合成物，或对任何技艺，机械，或合成 物的任何新颖或实用的改进，在申请前没有被知或利用；并且向国务卿提交 请愿书，表示取得对该发明的绝对财产权的愿望和祈求授予专利[专利将授
予]。
　　第三节规定，“每一个发明人在可以取得专利之前，必须发誓，或确保 他真诚地相信，他是他请求取得专利的技艺，机械，或其改进的真正发明人 或发现人。”第六节规定，被告可以对任何指控他专利侵权的起诉，提出抗 辩，其中包括“专利所保障的东西不是专利人最先发现的，而是已被利用， 或已在某些公开书刊中说明过，先于专利人的假定发现。”
　　根据专利法第一节的术语，国务卿有权将专利授予任何申请专利的公 民，只要该公民声称他已发明了某新颖和实用的技艺，机械，等等，“在申 请前没有彼知或利用。”这一授权是有限的。当事人在取得任何资格之前必 须符合法律规定。那么，“在申请前没有被知或利用”的真正含义是什么呢？ 它不可能是指在申请前，发明人本人不知道或不利用该发明的东西，因为这 将使他根本不可能取得专利。这种利用和他的发明知识，对于他探索想要知 道的东西和完善发明的各个部分，都是必不可少的。于是，任何合理的解释 都必然是指，在申请之前没有被他人所知或利用。但是，如何被知或被利用
　　
呢？假定有必要，发明人会雇佣他人帮助完成始初的结构或利用；或者，假 定在他申请专利之前，他人盗窃了其发明，或未经同意而利用之；难以想象， 立法机关会指这种知识或利用。
　　因此，我们认为真正的含义必定是指在申请之前未被公众所知或所利 用。如此解释的话，便有充分的理由考虑[发明人]行为所设置的限定。给予 发明人以合理的奖励，给予他们在有限期内对于其发明的独占权，这样做的 崇高目标是激发天才的努力，“促进科学和实用技艺的发展”。该目标的实 现，最好是尽早地让公众充分享有制造、安装、使用和销售发明物和适当地 尊重发明者的权利。如果允许某发明人不让公众知道其发明奥秘；如果他长 时期地保持垄断，并制造和向公众销售其发明，从而依靠他对特定结构的优 势和知识，获取发明的全部收益，随后而且只有在随后，当竞争的威胁迫使 他要保障其独占权，允许他获取专利，从而在十四年内排斥公众任何进一步 的利用，这将极大地阻碍科学和实用技艺的发展，并且将鼓励那些不想使其 发现商业化的人。
　　可见合理的规定应该是，除非发明人尽早地允许公众的利用，使公众掌 握其[发明]奥秘，并开始独占权的期限，否则将得不到独占权；即便他做了， 也需限制这种权利，可以期望在理智的专利立法中发现这一规定。假如在英 国的法理中早已发现该规定，井在此不足为奇，那么就很自然地在我们自己 的法律中将发现之。
事实上， 1624 年的詹姆斯法（通常称为垄断法）中包含了这一规定。
该法在一般地禁止垄断之后，在第六节规定了一个例外，即，允许”专利特 许状和为期十四年或十四年以下的特权授予，授予给该范围之内的，任何新 颖产品的工作或制造方法的，真正和第一个发明人和这些产品的发明人。在 专利许可状和授予的期限内，他人将不能利用之”。柯克勋爵在评论该条款 或规定时说，专利特许状“必须是这种产品，即，在制造该特许专利的期限 内，任何他人不能利用的产品，因为虽然这是新发明的，但是，如果任何他 人在制造该特许专利或特权授予的期限内利用它，都将是违反该法律的行 为，”这里所说的利用早已被理解为是公开利用，而不是私下的或在欺骗发 明者的情况下偷偷地利用。
我们的法律用语与詹姆斯法的规定不完全一样，但是，无可置疑，凡是
制定这种法律的人都会有如此意图和柯克勋爵所作的解释。假如没有这种评 判性解释，很难想象出其他对这些词语的公平解释。我们并不能以这些词语 可能在某些情况下被视为“邯郸学步”，或“划地为牢”，过分限制收益权， 而随心所欲地否定这些立法时被理智地采用的词语。如果在申请专利时，经 发明人同意，其发明已被公开利用，法院怎么能够说这是法律旨在保护的行 为呢？如果这种公开利用不是法律所说的利用，是什么利用呢？如果是的 话，法院如何将这种情况排除在外，而认定该专利（暗示专利人不是真正的） 和授予该专利的条件不存在？在这种情况下，如果法院认为没有限制的理 由，立法的意图还是应该服从的。如果法律明显地可以适用这种情况，那就 不能也不应该忽视它。但是，如果认为限制具有良好的政策基础，而且是通 过将发明尽早地投入公开和无限制的利用，实现立法目标的有效手段，那么 最重要的是，如这种政策已被承认，并且在类似情况下依法行动具有类似的 目标，就不无理由假定，这些术语所规定的行为包含着真正的立法意图，应 该作这种解释。这不是完全没有意义的看法，国会通过的第一个专利法所用

的措辞是“以前未知和未利用”，并没有“申请”的用词。而且与该规定的 句子结构相联系，还可以推断到发明或申请之时。 1793 年专利法所增加的 用词肯定是有目的地被介绍过，由此谨慎地消除怀疑，确定了立法的始初意 义。该法规说明引起的唯一真正的疑惑产生于第六节。该节允许被指拄侵权 的当事人提出抗辩作为一种禁止，即，“专利保障的东西不是专利人始初发 现的，而是在专利人假定发现之前已利用的。”人们已经提问，如果立法意 图是禁止当事人在先前利用后取得专利，尽管他是真正的发明人，那么为什 么不用“申请之前”，而是用“假定的发现之前”？如果仅仅在申请之前利 用发明的东西，就足以禁止[取得专利]的权利，那么虽然该当事人可能是第 一个和真正的发明人，但是如他人未经第一个发明人同意，无意或有意地利 用之，他的权利就丧失了。就盗用而言，尚不清楚，是否任何盗用都在法规 意图之内。一般地说，这是要排除在外的。就第二个发明而言，问题在于这 是否属于法规保护的。如果公众早已掌握和普遍地公平利用这项发明，而无 任何欺骗，就有足够的理由假定，立法者并无意图将独占权授予任何早已被 公开利用之东西的拥有者。这将不存在任何对价——给予发明十四年的独占 权或垄断权缺乏任何交换价格。
　　既然如此，可以肯定，第六节有必要嫌弃第一节规定的解释。第六节没 有穷尽被指拄专利侵权的当事人可以在诉讼中提出的抗辩。一个明显的省略 是他根据发明人的许可和授权利用专利。第六节仅仅是确认适用专利法其他 部分的一般法律原则。这就是，法律将权利授予第一个和真正的发明人，而 且唯一地授予他；如果在他假定发现之前，该发明已知或已利用，他便不是 第一个发明人，虽然他也许是真正的发明人。这就是法律条款的含义。这与 以下学说并不矛盾，即，虽然他请求产生另一个禁止。由此解释法规的每一 条款，并不会产生任何自相矛盾或改变法规语言的一般意义。如此解释没有 忽视任何公共政策，一般也不会损害第一个发明人，这与发明人自己拖延或 自愿的不行为所产生的后果截然不同。
诚然，本判决涉及的问题并不是都解决了。但是，基于深思熟虑，我们
一致认为法律的真正解释是，如果第一个发明人在提出专利申请之前将其发 明公开利用，他便失去了取得专利的资格。他在公开出售和利用中的自愿行 为是对他权利的禁止，或者仅仅因此而使他无法具备国务卿授权颁发专利的 条件。
巡回法院的意见完全正确，特此维持原判。
　　【分析】本判例需要特别小心地阅读。为了更好地帮助读者了解法定禁 止条款的来龙去脉，有必要先对美国专利立法史上相关条款及其演变作一交 代，然后分析该判例的法律意义。
　　作为普通法系国家，美国法与英国法有着藕断丝连的渊源关系。专利法 也不例外。斯托里大法官在判决中援引了英国 1624 年垄断法（the Statute
of Monopolies of l624，又称詹姆斯一世法 21， Statute 21， James l）第六节作为法律推理的重要前提，这一法律规定不仅是英国第一个专利立 法，而且是继 1474 年威尼斯法（Venetian Act of l474，世界上第一个 专利法）问世后西欧最重要的专利法之一。参阅哈罗德 C.威格纳，专利统一。 通过条约或国内法修改，莫里出版社， 1993 年版，第 100 节统一，从中世 纪到当今，美国专利法因承了英国专利法传统。1790 年专利法规定，对发明 者的保护限于那些在任何地方“先前没有被知或被利用的”发明； 1793 年

专利法修改为：“在申请前没有被知或被利用”。斯托里在判决中首次对此 作了如此解释：“我们认为真正的含义必定是指在申请之前未被公众所知或 所利用”。并使用了“失去了取得专利的资格”，“对他权利的禁止”等提 法。1836 年专利法明确规定：如果发明“在申请之前，经申请者同意式许可 已被公开利用或出售”，便被禁止获得专利保护。这一规定明确地将法定禁 止局限于“经申请者同意或许可”而出现的公开利用和出售。在 1839 年，美 国国会对此作了补充修改，规定：任何专利不能以在该专利申请之前被任何 公司或个人买卖或先前利用为由而被认定无效，除非“这种买卖或先前利用 在该专利申请的两年之前”。 1870 年专利法对法定禁止作了更清晰的表 述：如果发明“在申请专利的两年多之前已在本国公开利用或出售，”就禁 止给予专利保护。因此，该法删去了“经申请者同意或许可”的要求，明确 了两年期限，并将公开利用或出售限于“在本国”。在 1897 年，专利法修改 为，将专利保护限于“在申请专利前两年，未在本国或任何外国取得专利或 在任何出版物上被说明——或未在本国公开利用或出售”的专利人发明。1939 年，宽限期减为一年，后两种修改规定被编纂进 1952 年专利法第 102 节（b）。 某人有权取得专利，除非“在美国申请专利之日的一年前，该发明已在本国 或外国被授予专利，或在出版物上说明，或在本国公开利用或出售”，此规 定延用至今。参阅罗伯特 A.乔特，专利法：判例与阅读材料（美国判例丛 书）·西方出版公司，1987 年第三版，第 2 章 E.取得发明专利的权利丧失。 由此可见，现行的法定禁止与宽限期规定是美国专利立法与判例法在漫
长岁月的发展过程中逐步形成的。
　　本判例的法津意义不仅在于它开“法定禁止”之先河，而且因为它阐明 了该规定的主要目的不是反对公开利用或出售发明的东西，而是鼓励发明人 尽快申请专利。斯托里指出：“合理的规定应该是，除非发明人尽早地允许 公众的利用，使公众掌握其[发明]奥秘，并开始独占权的期限，否则将得不 到独占权。即便他做了，也需限制这种权利。”由于迄今美国专利制度依然 维持着严格的“发明在先”传统，因此鼓励发明人尽快申请专利，就成为与 该传统相辅相存的重要制度。如以下判例将说明的，美国专利法对决定“发 明在先”有着完备的规定。因此，真正的第一个发明人并不十分担忧“优先 机”（priority）的冲突，当然，法律上的一整套规定是极端必要的，否则 “发明在先”制无法实施。问题是，在美国根深蒂固的市场经济中，发明人 如何通过市场开发，掩其知识产权转化为巨大的物质财富，或者说，采用什 么方式，在进入专利申请程序之前基本确定市场前景。如果时机和方式不当， 发明人不仅有可能在取得专利之前就丧失了资格，而且在取得专利权之后， 仍有可能被法院判定，因违反法定禁止条款而失去专利权，如本案的被告那 样。以法定禁止为由（虽然被告当时还没有这种说法）欲置原告“于死地而 后快”，是美国专利诉讼中最常见的抗辩之一。为了合理地认定法定禁止的 关键日期，美国判例法有许多有关原则。如，埃格伯格诉李普曼美国判例汇 编第 104 卷第 333 页（美国最高法院， 1881 年）对“公开利用”作了如下 解释：“???某项发明的利用是否公开，并不必然取决于知道这项利用的 人数。如果某发明人在制作了他的装置后，哪怕这种利用和利用的知识仅限 于一个人。又如，伊利莎白市诉美国尼科尔森铺砌材料公司美国判例汇编第
97 卷第 126 页规定，实验性利用属公开利用的例外。等等。这些规定促使发 明人谨慎地公开自己的发明，并尽可能在法定禁止生效前提出专利申请。

　　由于本判例产生于美国专利制度建立的初期，因此不免包含一些过时的 提法或规定，如“假定的发现”，“十四年”的专利期（现在是自授予专利 权起十七年），等等。然而，该判例的精神已成为美国专利法的传统之一。 这就是选析它的缘由。
11.决定发明优先权的基本规则


判例 11.汤森诉史密斯
（美国关税与专利上诉法院， 1929 年） 联邦判例汇编第二辑第 36 卷第 292 页
　　【格雷海姆首席法官】这是哈里 P.汤森与哈里 L.史密斯之间的权利要求 的冲突。裁决支持史密斯，汤森提起上诉，撤消原裁决，改判。
　　上诉人，哈里 P.汤森于 1922 年 1 月 13 日向专利局提出申请，要求授予 他关于木杆多用螺栓攻丝机改进发明的专利。1924 年 12 月，一项他的申请 与授予被上诉人哈里 L.史密斯的专利（专利号 1， 452， 986，于 1923
年 4 月 24 日授予相似的发明）冲突控诉被确立并予以公告。涉及冲突的权利 要求共有七项。
　　冲突审查官在 1926 年 7 月 10 日作出支持汤森发明的优先权的裁决，史 密斯要求复审，首席审查官委员会于 1927 年 4 月 15 日撤消了原裁决。1927
年 12 月 7 日，专利局局长确认了复审裁决。对该复审裁决的上诉是正确的。 本案的唯一问题是上诉人与被上诉人之间的发明优先权问题。汤森诉 称：他于 1921 年 6 月 1 日或前后己想出了其发明观念，冲突审查官发现确实 如此。首席审查官委员会和专利局局长分别认定，汤森未能以这种案件所需
要的清楚而有说服力的证据，证明这种发明观念。
　　当两项专利申请在专利授予被上诉人之前同时接受审查，而且前后申请 的日期相近时，上诉人证明其先有观念的举证责任就比较轻，如果他能够提 出多数的证据就足够了。根据这一合理的规则，我们仔细地审查了卷宗，以 便认定本案的事实。专利局的三个合议庭在关于这一证据说明什么的问题 上，意见分歧。他们所一致同意的规则也与我们所说的规则有所不同。显而 易见，肯定存在某些忽视，或错误，或对重要事实的错误解释，或对有些指 导性法律原则的错误理解或适用，证明本法院推翻上诉针对的裁决，是正确 的。
汤森诉称：在 1921 年 6 月 1 日或前后，当他为尤因螺丝公司作木螺栓的
攻丝时，他的一台攻丝机发生问题。汤森是一位经验丰富的攻丝机制造者， 当时对这种机器十分精通。他判断，洗床里的一个齿轮肯定是错牙了，导致 攻丝头在开始攻丝槽时，不能精确起攻，并在攻丝头经过螺栓时产生新的痕 迹。他当时想出了一个观念，并向周围的工人谈了想法，即，制造一个经过 双攻丝的螺栓。当时，他也完全知道考德威尔发明的双攻丝木螺栓。他说， 他向两位工人庞德和克拉克解释了这个观念。但是，他们都记不起来了，只 有克拉克记起，有些齿轮坏了。他当即修理了攻丝机，换上另一个齿轮。随 后，攻丝机如常攻出单攻丝的螺栓。此后，他没有考虑这个问题。直至 1921
年 10 月 21 日，他访问斯威夫特和考德威尔时，因为他们对用于双攻丝螺栓 的机器很感兴趣。他许诺，准备将为日本客商制造的一种单攻丝机改制成双 攻丝机。他于 1921 年 11 月 10 日或 11 日作了这一改制，并于 14 日写信告诉 斯威夫特，请他来看样机。同一天，他将其发明细节写结他的律师，以便提 出专利申请。该机器于 11 月 21 日展出，随后又被改回单一攻丝机，于 1921
年 11 月 30 日运往日本。首席审查官委员会和专利局局长说，这一展示缺乏 任何进一步的证实。汤森诉称，他不知道一位名叫奥斯卡 J.里夫斯的男士目 击了 6 月 1 日的情况，直到 1925 年 5 月开庭前 6 周才得知有这样一个人，但 是里夫斯此时告诉他，当时他在场。首席审查官委员会和专利局局长都驳回

了里夫斯的证词，理由是，这与汤森的证词不一，而不是由于缺乏进一步证 实。里夫斯与诉讼双方均无关系，对诉讼结果也无利害关系。他在证言中说， 他身体不太好，为了消磨时光偶尔参观汤森的工厂，因为他对自动化机器的 操作颇感兴趣。在 1921 年 6 月 17 日之前的某个时候，他在汤森的工厂里。 他确定这一时间，基于该事实，即，在他买了辆小车后不久便由于健康原因 而去乡下避暑，就在那时去了汤森的工厂。恰逢汤森及其助手碰到螺栓攻丝 机的麻烦，即机器里的一个齿轮有毛病，导致攻出双重而不是单一的螺纹。 汤森调整了机器，并对旁人解释了调整步骤。他当时说，麻烦是由于机器内 一个有毛病的齿轮引起的。他讲，在机器运船之前不得不做些调整。在证人 离开现场之前，汤森调整了攻丝机，使之攻出单攻丝螺栓。里夫斯证明，调 整部件是某些齿轮。它们正是本案涉及的齿轮。在庭审调查时，里夫斯说， 当时在调换齿轮前，机器就攻出了双攻丝螺栓，并将其中一些给了旁人。
　　复审裁决说由于里夫斯在这个问题上比汤森走得更远，称双攻丝螺栓实 际上在当时就被攻出并给了别人。这肯定错了。该证词与汤森所说大相径庭， 因此被认定缺少进一步证实而驳回。
　　关于构成发明的概念和披露需要什么条件，已有既定的规则。默根泰勒 诉斯卡德华盛顿特区上诉判例汇编第 11 卷第 264 页（1897 年）确定了这一 规则。发明优先性问题中作为限定的完整概念是一个事实问题，必须证据确 凿。发明的概念存在于发明技艺思维部分的完成之中，所有留待完成以便完 善之技艺或结构的东西都属于构成部分，而不属于发明。因此，在发明人的 思维中，有待实践的，某个限定的和永久性的，完整的和可操作的发明观念 形成，是专利法意义上的有效概念。当某发明的制作已是足够的清晰，该领 域的技术人员足以理解它，概念的优先性便确立了。
汤森所说的在 6 月想出的那个概念及其披露是否满足了这些要求？我们
倾向于认为已满足了。应记住，汤森在他声称已想出发明时，确实偶尔以最 后发明的方式攻丝出螺槽。将单一的攻丝机改变为双攻丝机的唯一要求是改 变齿轮。这已是因错误而发生的既成事实。无可置疑，汤森和他周围的人在 当时都完全懂得这种机器可以制造。这不是另一种情况，即，某声称的发明 人在头脑里想出了某些发明，并口头上披露给他人。这种披露可能是完全的， 也可能是不完全的。这儿的当事人已经有了完全的工作样式。不存在任何留 待想象的东西。展示与披露是完全的。我们没有理由否认里夫斯的证词。汤 森没有否认这种情况的发生，也没有其他人否认。里夫斯比汤森走得更远这 一事实并不足以使我们得出结论，即里夫斯是在作伪证，或完全在胡说八道。 另一情况也促使我们相信汤森所说的是有根据的，即，当他最后提出根 据斯威夫特和考德威尔的订单制造机器，他向他们完全披露了如何制造。他 去了工厂。根据克拉克的证词，汤森叫他在工厂里安装一台机器，以便攻双 攻丝。根据克拉克和汤森的证词，“只是拿一台已有的机器，取下一个新的 偏心轮，改变齿轮，便在我们的常规机器上攻出了双攻丝。”这仅仅发生在 汤森与斯威夫特和考德威尔的会见后几天。此时，这个观念在汤森头脑里是
如此成熟，以致他不费吹灰之力，便改制成新颖机器。 基于上述理由，我们得出结论：冲突审查官正确地认定了汤森在 1921
年 6 月确立了这一发明概念。无疑， 1921 年 11 月 14 日，汤森在准备和操 作他的机器时，将发明付诸实践。专利局合议庭成员一致认为，被上诉人史 密斯在 1921 年 11 月 19 日或者 20 日想出了发明。被上诉人没有坚持任何更

早的日期。从我们结论的角度来看，这是不是确切的概念日期，辽很难说。 史密斯想出了发明后，没有产生任何关于勤勉的问题，他制作了必要的图纸， 并开始制造机器。根据冲突中的最初陈述，被上诉人史密斯的发明在 1921
年 12 月 12 日或前后，完成了机器制造和操作。在他的答辩中，史密斯承认 他必须依赖正式付诸实践的日期。他的基本陈述是其答辩状，他受之约束。 上诉人于 1922 年 1 月 13 日向专利局提出专利申请。史密斯于 1922 年 1 月 3 日提出专利申请。本案不涉及 1921 年 10 月之后汤森和史密斯的勤勉问题。 在这时，商业服务公司分别要求他俩准备生产双攻丝机。在这之前，每一个 当事人都不存在法律要求的勤勉。
　　综上，上诉人认为，汤森是第一个想出和第一个付诸实践的人。这确定 之后，并且在付诸实践之后没有禁止或过失，因此，汤森享有优先权。据辩 称，在汤森于 1921 年 6 月形成概念后，直到 1921 年 10 月 21 日，他没有做 什么。这应视为没有适当地行动，从而剥夺了他形成概念的优先权。我们认 为这不是法律。当一个发明人已确立了概念，披露和付诸实践的优先权，只 要没有任何确凿的放弃，他取得专利的权利不会被公众或竞争者夺去。这已 确认，即，从付诸实践到申请专利，历经两年，这本身并不构成放弃。罗尔 夫诉霍夫曼，华盛顿特区上诉判例汇编第 26 卷第 336 页（1905 年）。
汤森在想出和披露了其发明后，有权等到 10 月，他没有丧失自己申请专
利的权利，除非有人同时制作了同样的发明，并得到专利保障的制造。利用 和销售的独占权。贝茨诉科美国判例汇编第 98 卷第 31 页（1878 年）。
我们认为冲突审查官得出了正确的结论，因而推翻专利局局长的裁决。
发明优先权属于上诉人汤森。
　　【分析】本判例阐明的基本规则是美国专利制度的基石之一。没有这一 套规则，“发明在先”（First to invent）制的维持是难以想象的。尽管 美国每年只有 300 起左右涉及发明优先权的权利要求冲突案，这对年专利申 请件平均数近 20 万的专利大国来说，这简直是不足挂齿。参阅世界产权组织 第一个二十五年：从 1967 年到 1992 年，国际知识产权执行局出版，日内瓦，
1992 年分类，美国第 489 页但是，通过处理这些案件，坚持美国专利法的哲
学——将专利权授予第一个和真正的发明人，对美国人来说是绝对必要的。 近年来，美国国内和国际社会要求美国改“发明在先”制为“申请在先”制， 以实施统一专利制度的呼声很高。1983 年以来，在世界知识产权组织的领导 下，包括美国在内的喜主要专利大国的代表经过艰苦的努力，已起草了专利 法条约（The Patent LawTreaty）.其核心就是统一实行“申请在先”制。 同上，2，41 专利法条约然而，克林顿政府基于国内的政治和经济原因，已 明确宣布暂停参与该条约的制定。专利法条约前途未卜。这意味着美国将继 续维持“发明在先”制，参阅戴维德 w.希尔，美国专利法最近和可能的变化 对专利的影响’94 上海国你保护知识产权学术研讨会第 29 号（1994 年 10
月）
　　在具体分析决定发明优先权的若干基本规则之前，我们先回顾一下美国 专利法有关规定的由来。虽然美国专利法一开始就强调将专利权授予第一个 和真正的发明人，但是 1790 年专利法并没有明确的一整套规则，以决定谁是 第一个和真正的发明人。由于缺乏决定发明优先权的规则，因此据美国权威 的专利法专家认为，“或许，根据 1790 年专利法，在两个独立地完成相同的 可取得专利权的发明的发明人之间，专利权授予第一个申请人，”罗伯特 A.
　　
乔特，专利法：判例与阅读材料（美国判例丛书）西方出版公司，1987 年版
第 111 页可见，美国最初的专利制度实际上是幸行“申请在先”原则。1793 年专利法开始弥补第一个专利法的缺陷，规定在两个或两个以上对同一发明 的冲突申请，由经选择的三位仲裁员来决定专利的授予。1836 年专利法明确 授权新设立的美国专利局的局长决定相互冲突的专利申请之间的发明优先 权，并规定一项已授权的专利是无效的，如果该专利发明先前“由他人发明 或发现，该人经合理的勤勉以改进和完善之。”这些规定连同整个 1836 年专 利法，奠定了现代美国专利法制度，尤其是“发明在先”制的基础。以后历 次美国专利立法都明确规定了专利局解决权利冲突的程序（interference proceedings）和联邦法院有权认定某些情况下他人发明先于已授予的专利发 明。在 1952 年专利法第 102 节（b）对这两种（行政与司法程序）中决定发 明优先权的规则作出明确的、全面的规定之前，美国专利法判例已有一整套 基本规则。本判例就是一个典型。
本判例阐明的决定发明优先权的若干基本规则包括：
　　（1）决定发明优先权首先是一个事实问题。所谓事实，特指：（甲）谁 是第一个想出或形成发明概念（conception）的人以及相关日期 （the respective dates of conception）。如本案中，汤森于 1921 年 6 月 1 日或前后，在修理攻丝机时想出双攻丝机的发明概念，或者说观念（idea）。 这先于史密斯的发明概念日期， 1921 年 11 月 19 日或 20 日。 （乙） 将发明付诸实践（reduction topractice）的日期。如本案中，汤森于 1921
年 11 月 14 日在准备和操作他的机器时，将其发明付诸实践。或者，根据里
夫斯的证言，汤森在想出发明概念的当时便将发明付诸实践。（丙）发明概 念日与付诸实践日之间的合理勤勉（the reasonable diligence）。这是 指第一个（先于他人的发明概念日）想出发明概念，最后一个（后于他人的 付诸实践日）将发明付诸实践的人，在这期间的合理勤勉。本案实质上下涉 及这个事实认定，尽管史密斯以此作为否定汤森发明优先权的理由之一。简 言之，如美国专利法第 102 节（b）所规定的：“??在决定发明的优先性时 不仅应考虑相关的该发明的概念形成日期和将发明的付诸实践的日期，而且 应考虑最先形成发明概念的日期和从先于他人形成发明概念之日起到最后付 诸实践的合理勤勉。”
上述事实以（甲）尤为重要。这也是本案认定的关键事实。美国专利法
的哲学强调将专利这一种知识产权授予第一个和真正的发明人。“发明在先” 制的精神就是鼓励第一个和真正地闪出某一发明的思想火花的人。这种思想 火花是人类头脑的创造力或天才（genius ）之表现。杰弗逊所说的“应给 予创造力以充分的鼓励”，就包含着这种哲学。专利权所以是一种知识产权， 就因为专利的发明首先是人类的创造性或天才性思维的结果。这种哲学在美 国人的思想里是如此根深蒂固，以致他们很难接受“申请在先”制，即便发 明优先权的认定是及其复杂和成本很高的程序。
　　（2）决定发明优先权的举证责任。本判例指出：“当两项专利申请在专 利授予被上诉人之前同时接受审查，而且前后申请的日期相近时，上诉人证 明其先有观念的举证责任比较轻。如果他能够提出多数证据就足够了。根据 这一合理的规则，??”此上诉案的举证责任在于上诉人汤森。法院主要根 据汤森的举证，确定了他的发明概念日和付诸实践日。至于汤森没有提到他 在发明概念日已将发明付诸实践，而证人里夫斯则证实了这一点。法院认为：
　　
“里夫斯比汤森走得更远这一事实并不能使我们得出结论，即，里夫斯是在 作伪证明，或完全在胡说八道。”读者可以留意，判决实际上将这个事实的 证实问题搁至一边，不置可否。因为汤森提出的关于发明概念日和付诸实践 日的“多数证据。”已足以证明他是第一个和真正的发明人。
　　（3）决定发明概念有效性的规则。本判例指出：“在发明人的思维中， 有待实践的，某个限定的和永久性的，完整的和可操作的发明观念形成，是 专利法意义上的有效概念。当某发明的制作已是足够的清晰，该领域的技术 人员足以理解它，概念的优先性便确立了”。比如，本案中的汤森在发明概 念日的概念已完全成熟，看似悖理，实际上是他精通攻丝机原理的表现，是 他的创造力的一次爆发。同时，汤森的发明概念己作了充分披露。
　　由此可见，决定发明优先权，尤其是发明概念日的优先性及其有效性不 是主观臆断，而是事实认定的结果。当然，在美国包括专利诉讼在内的诉讼 中，事实认定的结果与证人证言的可信性密切相关。
12.谁拥有发明优先权？


判例 12.皮勒诉密勒
（美国关说与专利上诉法院， 1976 年） 联邦判例汇编第二辑第 535 卷第 647 页
　　【里奇法官】资深当事人（注：指本案的第一个申请者）皮勒、戈弗雷、 弗贝（以下称皮勒），是美国专利号 3， 591， 506 的共同发明人。该专 利题为“防气蚀损坏的含卤化碳功能液”，于 1971 年 7 月 6 日授予，申请日
为 1968 年 1 月 4 日，转让给切荣研究公司。皮勒对专利与商标局专利冲突委 员会关于将涉及五项权利要求的发明优先权授予资浅当事人（注：指第二个 申请人）密勒[他于 1970 年 4 月 27 日提出专利申请。申请号 32， 344。题 为“含链烷的功能液合体”，转让给蒙萨图公司]的裁决不服，提起上诉。本 法院撤销原裁判。
主题


[皮勒的]权利要求 6 和 8 对主题作了足够的描述：
　　6.一种输电液，实质上主要由具有引起气蚀损坏趋势的磷酸脂合成，并 且，作为减少这种损坏（仅包括卤素微粒的卤化碳重量从 0.01％增至 10％， 和至少一个具有 75°以下沸点的碳元素）的添加效应，代替该卤化碳的卤素 是氯气、溴化物或氟或其合成物。
　　8.一种旨在抑制气蚀损坏，利用主要由磷酸脂合成的液压体的液压系统 的方法，该方法包括：在该磷酸脂液中将含卤素微粒的卤化碳重量从 0.01 增至 10％，和至少一个具有 75°以下沸点的碳元素，因而在该卤化碳中代替 卤素的是氯气、溴化物或氟或其合成物。
证据


皮勒根据其申请日，而未作任何证言。密勒递交了以他自己和许多蒙萨
图的同事及威廉姆·布莱克的名义宣誓的证言。布莱克是准备和提出密勒专 利申请的蒙萨图公司专利律师。密勒从事此项发明的努力，始于 1964 年。当 时他获知，在利用蒙萨图公司的 SKYDROL500A 牌号液压体的英国“三叉就” 飞机上的液压值严重下降。他得出结论，问题是由气蚀造成的[即，气阱的形 成]，便开始研究克服该问题的液体添加剂。
　　1965 年，在一次超音速振动模拟测试中，一个软金属翼尖在含 SKYDROL500A 液压体的烧杯里高频率地振动。作为测试，密勒添加了液压体， 并测量了翼尖上掉下的金属，从中发现添加的水将大量减少气蚀损坏。这一 实验结果由在三叉戟飞机上的运用得以证实。在 1966 年 3 月，密勒想出主意， 利用 FREON11 （杜邦商标的三氯单氟甲烷）作为添加剂，也可利用其他卤 化碳。这些添加剂像水一样具有抗火性，并作为抗气蚀添加剂具有与基本液 压体相联系的高挥发度。在 3 月 8 日，密勒指示一位同事（斯坦布鲁克）利
用 FREONII 作为添加剂进行超音速振动模拟测试。在那一天，斯坦布鲁克进 行了一次控制运转和一次用 PREONII 作添加剂的运作。斯坦布鲁克的宣誓书 和密勒 14 日的记录说明 FREONII 在实验中明显地减少了模拟翼尖上的侵蚀。 在其记录开头，密勒提到，“为了鉴定这种添加剂，我们准备安置一个密封 的样盒。”记录并没有说明密勒后来是否利用过这个密封盒。
1966 年 4 月 5 日，密勒提出了“发明的初步披露”。他在蒙萨图公司有
机化学部研究处的上司所记的“准备申请日”是 1966 年 4 月 18 日。假定这 一技露是为了让蒙萨图公司的专利处准备尽快申请专利，但是，记录没有说 明此事何时发生。
从密勒发明的披露被记录为“准备申请日”到密勒申请专利，经过四年
多。其间，密勒继续从事未披露性质的克服气蚀实验，并在 1966 年 9 月向美 国超音速产业会议提交了关于蒙萨图公司对三叉就阀门损坏问题的解决方 案。斯坦布鲁克说，他在 1968 年 10 月用 FREONII2 （a） （显然是三氯 单氟甲烷）作为添加剂进行了超音速振动模拟测试，并将结果告诉了密勒。 记录没有说明密勒利用这个信息做了什么，同时，在布莱克先生于 1968 年
10 月（密勒称其发明付诸实践二年半之后），来到蒙萨图公司工作。他负责
的工作领域是汽油液体，功能液体，聚苯基醇和合成润滑油。他所以在这四 个领域工作，是因为先前在这些领域工作的三位律师于三个月前辞职了。他 记得，在 1969 年 1 月他所负责的包括：1） 60—70 件正在受审查的美国专 利申请； 2）大约 400 件在国外受审查的专利申请； 3）约 100 件已披露 的积极发明中， 27 件准备申请， 21 件还没有准备。
　　他记得，“[密勒]的发明披露在申请优先性方面列 48 位中的第 31 位”。 他一般根据先后顺序提出申请。
　　【专利冲突委员会意见】委员会多数意见认为，密勒实际上在 1966 年 4 月就将权利要求的发明付诸实践，并且，没有构成美国法典标题 35 第 102 节（g）所说的对发明的放弃、隐瞒或隐藏。多数意见还认定，密勒在 1966 年的超音速振动模拟测试足以证明，该发明适用于权利要求所说液压系统中 的气蚀抑制。多次测试说明，密勒没有放弃实验。多数意见驳回了皮勒关于 密勒已隐瞒发明的请求，理由是无证据说明密勒隐瞒发明的意图或事实。[委 员会的少数意见之一认为密勒已放弃或隐瞒了发明。]
　　
　　【本法院意见】我们同意委员会多数意见，即，密勒已有力地证明他实 际上在 1966 年将发明付诸实践；同时，我们也赞同委员会少数意见，即，根 据美国法典标题 35 第 102 节（g），必须认定密勒已通过他的受让人行为隐 瞒了其发明。为此，委尸会的裁决必须被推翻，我们同时分析这两个问题， 因为没有实际上的付诸实践，就不会有根据第 102 节（g）认定的可放弃、隐 瞒或隐藏的发明。
　　皮勒辩称，密勒据以证明他实际上付诸实践的那次成功的超音速振动测 试是初步的，不足以说明该发明将“根据预计在实际操作中那样使用，即， 作为飞机液压体使用??。”皮勒还向我们提出，仅仅一次成功的测试并不 足以确立结果的生产性，而且密勒缺乏有说服力的成功证据，因此这是被放 弃的测试。
　　我们注意到，权利要求并不直接是飞机的液压系统，而是普通的液压系 统。因为飞机的液压系统具有特殊的条件，即高速流动和引起阀门加速磨损 的高温高压。因此密勒需要说明的仅仅是，他的发明适用于在任何可减少气 蚀损坏液压系统。也许，超音速振动模拟测试确实是一种快速的考察方法， 以便选择更严格的测试，但是，这不影响密勒的结论，即 1966 年该领域的技 术人员认为超音速振动模拟测试可类似于飞机上引起阀门损坏的条件。部分 理由是基于这一知识，即，模拟测试说明水可作为添加剂使用。密勒在 3 月
14 日的记录开头作的评论说，需要“更好地评价这种添加剂”。似乎这表明
他没有认为 FREONII 是不合适的。
　　最后，我们认为， 1966 年 3 月的模拟测试不是被放弃的实践。除了密 勒在 1966 年 9 月的展示，案卷中没有任何有关密勒在披露发明之后，他个人 与该发明有关的活动记载。这一缺乏可从该公司研究活动的角度来看。一当 密勒向他上司披露了发明，他便停止了该发明活动。他有其他工作要做。如 果蒙萨图公司想保护其雇员的发明，该公司其他人必须采取某些行动。斯坦 布鲁克在 1967 年所做的添加剂测试，被委员会少数意见认为是在权利要求的 范围之外的，因而不予评价。不存在任何证据说明，密勒改变了他对自己发 现的添加剂效用的看法。在有些案件中，从付诸实践到提出专利申请的时间 过长，会引起所谓付诸实践已被放弃的疑问。然而，这种疑问只有产生于对 构成付诸实践的活动本身发生疑惑的情况。我们没有理由怀疑，密勒在披露 其发明时，他认定发明是成功的。该公司随后的不作为并不产生密勒后来认 为自己发明不完善或不成功的情况。如以下将说明的，这一时间的流逝有损 于蒙萨图公司的权益，但这不是由于没有任何发明的付诸实践。
在决定本案的密勒是不是事实上的第一个发明人时，也应考虑根据第
102 节关于解决政策问题的要求，来决定他是不是合法的第一个发明人。该 政策问题是：在竞争的发明人中谁有更大的权利取得专利？布罗考诉沃格 尔，联邦判例汇编第二辑第 429 卷第 476 页（1970 年）根据本案的事实和第
102 节（g）固有的公共政策，我们认定，证据无可辩驳地表明，密勒的受让 人蒙萨图公司（本案真正的利害关系人）隐瞒了密勒的发明。当然，根据基 本的法律原则，蒙萨图公司的行为不能归咎于密勒。克拉克案联邦判例汇编 第二辑第 522 卷第 623 页（关税与专利上诉法院， 1975 年）
　　本案的证据集中在一点上，没有证据表明密勒（或蒙萨图公司）是因得 到皮勒的发明而受刺激去申请专利的；但是，刺激并不是隐瞒的必要条件。 扬诉德沃金联邦判例汇编第二辑第 489 卷第 1277 页（关税与专利上诉法院，
　　
1974 年）密勒与蒙萨图公司的任何人都没有隐瞒或隐藏该发明的特定意图； 但是，如果实际上付诸实践与申请的时间之长不合理，有关隐瞒意图的证据 并不是必要的。这种不合理的推迟会产生隐瞒意图的推断。扬诉德沃金 1281 页注 3 不过，证据表明，在密勒的发明披露记录在案（准备申请）到密勒的 申请日，经过四年多时间。这多半是因为密勒披露的发明在蒙萨图公司专利 处睡大觉。
我们认为，从发明人满意他的发明并完成发明的工作，直至他的受让人
——雇主提出专利申请为止，整整四年有余的推迟，在发生该申请与另一首 先申请的权利要求冲突时，显然是不合理的过长。该推迟的情况和蒙萨图公 司为其推迟所作的辩解，促使我们相信本法院的意见是正确的。我们并不批 评布莱克先生；他拿到密勒披露的发明，便尽最大努力提出专利申请。然而， 蒙萨图公司在布莱克来到该公司之前已将密勒的发明耽搁了两年半。它未能 指定其专利律师及时提出专利申请。
　　密勒和委员会多数意见主要是以本法院在杨诉德沃金案中的一段话为根 据，即，“仅仅是推迟而没有其他原因，并不足以确认隐瞒或隐藏。”同上
1281 页我们在此所作的判决是，蒙萨图公司的推迟不“仅仅是推迟”，该公 司为其推迟所作的辩解并不足以克服因它过份推迟而产生的隐瞒推断。不言 而喻，“仅仅”这个词并不意味推迟期的毫无限制。“仅仅”是个含义丰富 多变的词，其词义取决于具体的情况。
正如大法官霍姆斯先生在汤诉艾斯纳，美国判例汇编 第 245 卷第 418
页中所说“一个词并不像一块水晶，透亮清澈，永不变色，而是活的思想外 衣，将随使用的情形与时间不同而改变其色彩与内容。”由“仅仅是推迟” 这一短语裹着的活的思想，绝非一成不变。在法律意义上，任何推迟是不是 “仅仅”，只能在个案基础上才可以作出政策决定。某推迟因并不太长而无 任何法律效果，或者，发明人或其受让人在推迟期内的行动也许会免除推迟 的法律后果。比如，弗雷诉威格纳联邦判例汇编第二辑第 87 卷第 212 页（关 税与专利上诉法院， 1937 年）还有其他因素，不过，至少在梅森诉赫伯恩 哥伦比亚特区上诉判例汇编
第 13 卷第 86 页（1898 年）之后，法院解决专利冲突案时，都贯彻这一
政策，即支持那些通过申请而取得专利，迅速将其发明向公众披露的当事人。 尽管梅森诉赫伯恩在 1952 年专利法之前，但是，该法第 102 节（g）规定事 实上为第一发明人（或其受让人），因破坏这一政策，将失去其合法第一发 明人身份，从而贯彻了该政策。
特此，改判。
　　【分析】这是里奇法官的又一篇杰作。据他的前任书记员之一米歇尔.J. 杰克斯（MichaeIJ. Jakes）现在美国著名的知识产权法律事务所， Finnegan， Henderson， Farabow， Garrett＆ Dunner， 从事专利律师业 务）介绍，里奇法官不仅是前美国关税与上诉法院而且也是目前联邦巡回区 上诉法院里少数有过专利律师经历的法官。因此，不管多么复杂的专利诉讼 案到了他手里，都被分析得一清二楚。不管这是否言过其实，但是，里奇法 官善于区分不同法律问题的能力确实出类拔革。
　　如果说在判例 1，里奇法官区别的是，美国专利法中可取得专利权的主 题（第 101 节）与可取得专利权的条件（第 102 节和 103 节），那么在本案 中，他要区别的是发明付诸实践（reduction to practice），即第 102 节（g）
　　
第二款，与不合理的过份推迟导致发明被“隐瞒”（Suppressed），即第 102 节（g）第一款。
本判例涉及的是皮勒 （Peller）与密勒 （Miller）之间的专利冲突
（Interference）。先让我们看看这一冲突的时间表： 皮勒：??????????????????????申请
日????
　　发明 付诸 1968 年 1 月 4 日密勒：????概念 日???实践日??????申请日???
？ 1966 年 4 月 18 日 1970 年 4 月 27 日 判例认定密勒是“事实上（defacto，拉丁语，事实上，确实，实际上）
第一个发明人”，但不是“合法的（de jure，拉丁语，符合法律规定的所有 条件）第一个发明人”，因而失去了发明优先权。
　　美国专利法第 102 节（g）规定：“某人有权取得专利，除非——在申请 者的发明之前，该发明已由本国其他人完成且未放弃（abandoned）、隐瞒
（suppressed）或隐藏（concealed）该发明。在决定发明的优先性时不仅应 考虑相关的该发明的概念形成日期和将发明付诸实践的日期，而且应考虑最 先形成发明概念的日期和从先于他人形成发明概念之日起到最后付诸实践的 合理勤勉（diligence）”。判例 11 汤森诉史密斯，所解决的主要问题是： 谁为“事实上第一个发明人”？这涉及的是第 102 节（g）的第二款，而本判 例强调，“事实上第一个发明人”不合理地推迟其申请专利的时间，在出现 专利冲突时就可能失去发明优先权。因为这种取得专利的权利失去与法定禁 止的“公开利用或出售”无关，所以被称为“放弃，隐瞒或隐藏发明”。这 是第 102 节（g）第一款的内容，尤其是“隐瞒”的问题。本判例是从并非“仅 仅（mere）推迟”来推断密勒的受让人具有隐瞒发明的意图。
尽管里奇法官指出，这种推断必须依靠逐案（case—by—case）的分析，
但是，他解释了美国专利法处理“发明在先”与及时申请之间关系的政策性 考虑。可见，在坚持“发明在先”制的美国，绝不是说第一个事实上的发明 人可无限期地推迟其专利申请而不致于失去发明优先权。
13.皮勒案被推翻了吗？


判例 13.波利克诉里兹克拉
（美国联邦巡回区上诉法院， 1985 年） 联邦判例汇编第二辑第 760 卷第 1270 页
　　【巡回法官纽曼】本上诉不服美国专利和商标局专利冲突委员会（以下 简称委员会）的如下裁决：将发明优先权授予资深当事人纳布尔·里兹克拉 和查理士.N.温尼克（以下简称里兹克拉），理由是资浅当事人和事实上第一 个发明人弗兰克.E.波利克和罗伯特.c.舒尔茨（以下简称波利克）已犯有美 国法典标题 35 第 102 节（g）含义内的隐瞒或隐藏发明。我们撤消原裁决， 发回委员会重审。
　　里兹克拉的专利申请有效日期是 1975 年 3 月 10 日（始初申请）。波利 克的专利申请日是 1975 年 6 月 30 日。专利冲突的权利要求是生产烷基产品 的催化工序。波利克递交了保藏证据和样品，以支持他对发明优先的权利要 求，里兹克拉选择了仅依据他的专利申请日。
　　经委员会认定，并且，里兹克拉也没有提出争议，波利克于 1970 年 11 月，接着于 1971 年 4 月将权利要求的发明付诸实践。在 1970 年 11 月 20 日， 波利克向他的受让人蒙萨图公司的专利处递交了“发明初步披露”。该披露 签有优先标记“B”。波利克说，“B”意味着这将“在普通程序中审查和提 出专利申请。”
尽管有发明人的经常催促、专利处职员和公司经理的定期审查，但是，
该披露与其他专利工作相比，仍是处在较低的优先位置。其他相关项目的要 求证实，专利处职员推迟该发明的审查工作是有理由的。同时，发明人和受 让人继续对该技术有兴趣。该发明披露保持着积极状态。
1975 年 1 月或 2 月，受让人的专利律师开始着手该发明的专利申请，包
括准备申请书和由专利律师要求，并由发明人及时进行的追加实验。里兹克 拉对这些活动的证据充足性提出质疑，但是，委员会未对此做事实调查，认 为这与发明优先权的决定无关。委员会认定，波利克不仅是第一个想出发明 概念的人，而且是第一个付诸实践者。
然后，委员会认定，根据第 102 节（g）第一款规定，波利克从将发明付
诸实践到提出专利申请日之间四年的推迟显然构成对其发明的隐瞒或隐藏， 并认定，由于波利克在 1971 年和 1972 年[即第一次]已将发明付诸实践，直
到 1975 年才提出专利申请，因此根据第 102 节（g）第二款规定，他已不能
证明其合理勤勉[即，他是第一个想出发明概念并第一个付诸实践的人］，并 且，在任何情况下，相关的活动都不足以原谅这种推迟，委员会拒绝考虑波 利克有关新的涉及该专利的活动证据。
　　根据这一裁决，一旦隐瞒或隐藏被确认，资浅当事人对专利冲突的权利 要求就不能克服这一[隐瞒或隐藏发明的]推断。不存在任何要求这一结果的 成文法规定或司法先例，并且否定这一结果，理由充足。
　　美国专利法包含着一项原则，即，专利权将授予第一个发明人而不是第 一个专利申请人。法律并不查问某一发明制作的间歇与起动。美国法典标题
35 第 102 节（g）体现的[专利法]传统学理告诫我们，“仅仅是时间上的流 逝”并不禁止发明人取得专利。梅森诉赫伯恩，哥伦比亚特区上诉判例汇编。
第 13 卷第 86 页（1989 年），第 102 节（g）中规定了这一原则的唯一例外 和发明优先权竞争的迫切需要。